Merkenrecht  

Vullen en verkopen

Merkenrecht. Vormmerk gasfles. Gestelde merkinbreuk door concurrent van Deense licentiehouder door het navullen en verkopen (en bestickeren) van gasflessen die afkomstig zijn van genoemde licentiehouder. Naar de conclusie van de A-G kan de merkhouder hier niet tegen optreden, indien afdoende duidelijk is dat het verkochte gas niet door de merkhouder is nagevuld en er verder ook geen verband is met de merkhouder. (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Darf ein Unternehmen sein Produkt in die gebrauchte Verpackung eines Konkurrenten füllen und in dieser Form verkaufen, wenn diese Verpackung als Marke geschützt ist? Diese Frage stellt sich im vorliegenden Fall. Denkt man dabei etwa an die bekannte Flasche von Coca Cola, so scheint die Antwort auf der Hand zu liegen. Doch gilt das auch dann, wenn es sich um eine innovative Gasflasche handelt, für die der Kunde mehr bezahlt hat als für das darin enthaltene Gas?

(…) 73. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, das Vorabentscheidungsersuchen wie folgt zu beantworten:

Der Inhaber des Markenrechts an einer als Marke registrierten Gasflasche kann dem Verkauf von Gas in Exemplaren dieser Flasche, die er zuvor in Verkehr gebracht hat, durch ein anderes Unternehmen nicht widersprechen, wenn ausreichend klargestellt wird, dass das verkaufte Gas nicht von ihm herrührt und auch keine Verbindung zu ihm besteht.

Lees de conclusie hier.

Bumperkleven

Auteursrecht. Merkenrecht. Na merkenrechtelijk kielzogvaren nu ook auteursrechtelijk bumperkleven. Geschil m.b.t. Sportschoenen, althans sneakers, die ‘met name bedoeld zijn als “modieuze en hippe schoenen voor dagelijks gebruik.” Gedaagde i.c. Rucanor en eiseres Pantofola sloten eerder een vaststellingsovereenkomst m.b.t. Ruconors ‘twee-strepen-drie-sterren-logo’ en het gebruik door Pantofalo van sterren en strepen. In casu stelt Pantofola dat het nu Rucanor is die inbreuk maakt op Pantofalo’s sterren-en-strepen-merken en auteursrechten op schoenmodellen.

De merkenrechtelijke vorderingen worden afgewezen, nu er een serieuze kans bestaat dat haar (Benelux) sterren-en-strepen-merk als ongeldig zal worden doorgehaald, aangezien “de sterren elk onderscheidend vermogen missen voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.”

Nu niet komen vast te staan dat de Pantofola sneakers worden ‘geanticipeerd’ door het vormgevingserfgoed, neemt de voorzieningenrechter voorshands wel aan dat de Pantofalo sneakers in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Bij vergelijking van de., zoals Pantofolo het noemt, ‘inbreukpaartjes’ concludeert de voorzieningenrechter vervolgens dat bij vier van de zeven paren inderdaad sprake is van ontlening en inbreuk op het auteursrecht van Pantofolo. “Het lijkt er naar voorlopig oordeel inderdaad op dat Rucanor c.s., zoals Pantofola dat heeft verwoord, nadat het toenmalige geschil in der minne was geregeld, is gaan ‘bumperkleven’.”

Lees het vonnis hier.

Verbonden waren

met dank aan Hendrik C.S. Tilma, Advocatenkantoor mr. drs. H.C.S. Tilma

Merkenrecht. Cafema tegen Coffema. Koffie  tegen koffiemachines. Merk- en handelsnaaminbreuk. Soortgelijke, ‘verbonden’ waren (“Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn.”). Verwarringsgevaar is aannemelijk.

4.3. Dat alles neemt echter niet weg dat de waren van partijen wel zodanig met elkaar verbonden zijn. dat deze naar het oordeel van de rechter kunnen worden aangemerkt als soortgelijk. Om de koffie van Deac te bereiden is immers een koffiemachine nodig zoals Coffema die levert. Die machine is specifiek bedoeld voor het bereiden van koffie (en eventuele andere warme dranken). Ter zitting is gebleken dat in de praktijk zeer wel zal voorkomen dat CAFEMA koffie in Coffema-machines wordt bereid. Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn, zoals aan de orde was in het door Coffema aangehaalde Waterford-arrest (HvJ EG; 7 mei 2009, C- 389/07), waarin geen soortgelijkheid werd aangenomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er in dit geval sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor soortgelijke waren in de zin van artikel 2.20, lid 1 onder b. BVIE.

4.4. Het merk CAFEMA en het teken COFFEMA vertonen naar het oordeel van de rechter dermate veel gelijkenis dat voldoende aannemelijk is dat daardoor bij liet publiek verwarring kan ontstaan ten aanzien van de associatie van het merk. (…)

Lees het vonnis hier.

Modaliteiten van indiening

Merkenrecht. Elektronische indiening van aanvraag. “Met zijn verzoek om een prejudiciële beslissing stelt het Tribunal Supremo (Spanje) het Hof een vraag over de uitlegging van het begrip „datum van indiening” van de gemeenschapsmerkaanvraag. Aan de orde is of voor de toepassing van artikel 27 van verordening (EG) nr. 40/94(2) behalve met de datum van indiening van de aanvraag, ook met het uur en de minuut van indiening rekening kan worden gehouden wanneer de voorrang van het gemeenschapsmerk wordt ingeroepen.”

V-Conclusie. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van het Tribunal Supremo als volgt te beantwoorden:

„Bij de huidige stand van het Unierecht staat artikel 27 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, eraan in de weg dat behalve met de dag van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, ook met het uur en de minuut van die indiening rekening wordt gehouden.”

Lees de conclusie hier.

Verba volant, scripta manent: woorden vervliegen, maar het geschrevene blijft

(schrift grift, gepraat vergaat).

Van discussies op congressen en symposia blijft anders dan een indruk bij de toehoorders meestal maar weinig bewaard. In onderstaande bijdrage van Tobias Cohen Jehoram, geaccordeerd door het BBIE, zijn de standpunten in een recente discussie over de Onel-uitspraak nu wel eens vastgelegd. Een initiatief  dat hopelijk nagevolgd zal worden.  

“Vrijdag 25 maart jl. vond weer het jaarlijkse Kluwer Benelux Merkencongres plaats. Tijdens mijn inleiding over de fricties tussen het Gemeenschapsmerkenrecht en het Benelux-merkenrecht ontstond een discussie met de zaal over de Onel-uitspraak. Camille Janssen, daar ook aanwezig (met Diter Wuytens het Bureau vertegenwoordigend), gaf aan dat de Onel-beslissing tot misverstanden aanleiding heeft gegeven. Hij gaf aan dat het standpunt van het Bureau inhoudt dat:

•  het Bureau NIET beslist heeft dat gebruik in één Lid-Staat per definitie geen normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk oplevert (maar wel dat dit niet per definitie genoeg is)
• in de Onel zaak, gezien de concrete omstandigheden (m.n. de betrokken diensten), gebruik van het Gemeenschapsmerk alleen in Nederland inderdaad onvoldoende is geacht
• landsgrenzen geen rol spelen als criterium; het Bureau meent dus niet dat een internationale component een vereiste op zich is. Echter indien het gebruik zich heeft beperkt tot een klein gedeelte van de EU (dat een land zoals Nederland in de ogen van het Bureau nu eenmaal is) er feitelijk sprake is van een klein gebruiksterritoir. In geval van de beoordeling of er normaal is gebruikt, speelt de omvang van de markt waarvoor een recht wordt verkregen uiteraard wel een rol.
• dit niet betekent dat gebruik van een Gemeenschapsmerk in alleen Nederland nooit normaal gebruik van dat merk kan opleveren; het territoir van gebruik is slechts één van de factoren die een rol spelen bij de beantwoording van die vraag.
• een en ander, conform de Europese rechtspraak, afhankelijk is van de betrokken markt (soort waren en diensten, betrokken publiek, marktaandelen, geografische spreiding, etc.). In zeer specifieke gevallen (het door hem genoemde voorbeeld was dat van een vliegtuigbouwer die alleen in Nederland gebruikt heeft) waar het gaat om een markt voor een bijzonder product, waarvan er naar zijn aard weinig zullen worden verkocht en waar aanbieders en afnemers in hoge mate gespecialiseerd zijn, kan gebruik in een zeer klein deel van het totale EU territoir volstaan.

Ik heb daar aan toegevoegd dat ik aanneem dat de diensten van een merkenagent ook een dergelijk internationaal karakter hebben, nu het gebruikelijk is dat buitenlandse ondernemingen/merkenagenten een merkenagent in Nederland aanzoeken voor een Beneluxdepot of  -merk (dat ligt anders in de feiten die het Bureau voorgeschoteld heeft gekregen in de Onel-zaak, en waarvan het niet mag afwijken). Ook ben ik van mening dat (gezien de zeer lage normaal gebruik-drempel zoals door het HvJ gehanteerd in de La Mer en Ansul/Ajax-zaken) een eis van een internationale component niet gesteld kan worden, getuige o.a. het oordeel van het HvJ in de Pago-zaak. Daaruit weten we dat Oostenrijk (minder dan 2% van de Gemeenschap en met de helft van het aantal inwoners van Nederland) een 'aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap' vormt, zodat normaal gebruik in heel Nederland ook al snel gezien zal moeten worden als normaal gebruik in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap (en niet als gebruik in een (te) klein gebruiksterritoir). Daar teken ik bij aan dat de geografische omvang van het gebruik maar één van de in aanmerking te nemen componenten is (HvJ inz Vitafruit), en dat een economische beoordeling voorop staat. Overigens vind ik op dat laatste punt ook het Bureau aan mijn zijde.”

Prof. dr. Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek.
(tekst geaccordeerd door het BBIE)

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 31 maart 2011, KG ZA 11-15 P/LO, WE Brand S.A.R.L. tegen Mexx Europe (met dank aan Maarten Schut, Kennedy Van der Laan)

Merkenrecht. Eiser WE, houdster van o.a. de woordmerken ME en WE is Me, maakt bezwaar tegen het gebruik door Mexx van het teken ME+XX. Vorderingen afgewezen. Geen verwarringsgevaar. Eerst even voor jezelf lezen:

4.3: Vervolgens is aan de orde de vraag of Mexx met het gebruik van de ME-tekens inbreuk maakt op de gedeponeerde merken van WE Brand WE, ME en WE IS ME. De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent het volgende. Van het gebruik van ME door Mexx is onvoldoende gebleken, zodat het gevorderde verbod op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE in die zin niet toewijsbaar is. Het teken ME+ is door Mexx in twee gevallen gebruikt, namelijk op haar Facebook-pagina en op een prijslabel m een tas. Mexx heeft echter reeds in januari 201 1 een onvoorwaardelijke toezegging gedaan dat zij het teken ME+ in de toekomst niet (meer) zal gebruiken en gesteld noch gebleken is dat Mexx zich niet aan haar toezegging zal houden. Ook in die zin heeft: WE Brand dus geen belang meer bij haar vordering. Het gebruik van Mexx beperkt zich derhalve tot het teken ME+XX en de vraag is of dat gebruik een inbreuk opleven in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b, dan wel sub c, en/of sub d BVIE, op de merken WE, ME of WE IS ME.

4.5: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijkt het gebruik van het teken ME+XX zowel visueel, auditief als begripsmatig in zodanige mate dat van de merken ME, WIE IS ME en WE dat niet aannemelijk is dat verwarringsgevaar te duchten is. daarbij in aanmerking nemende dat MEXX eer zeer bekend merk is, dat - zoals onbetwist gesteld - een grotere bekendheid geniet dan het eveneens bekende merk WE, en zeker een grotere bekendheid geniet dan de nog niet normaal gebruikte merken WE IS ME en ME. Hoewel een overeenkomst bestaat in die zin dat in alle merken en het teken een persoonlijk voornaamwoord wordt gebruikt, zijn de verschillen zodanig dat het relevante publiek, gelet op de grote bekendheid van het merk MEXX, bij het zien van het teken ME+XX zal begrijpen dat het hier om een reclame-uiting van MEXX gaat en is niet aannemelijk dat het publiek het teken zal verwarren of associëren met de merken van WE Brand. (…)

Lees het vonnis hier.

Geen kennis of bewustheid vereist

(met dank aan Maarten Rijks, Banning) 

Merkenrecht. Aanbod nagemaakte merkkleding (Gaastra, Hilfiger) via Marktplaats.nl. ‘Niet weten’-slaagt niet. Merkinbreuk aangenomen.  Voorschot op schadevergoeding toegewezen.

4.2. Gaastra c.s. beroept zich primair op haar Gemeenschapsmerken. Gaastra c.s. heeft gemotiveerd gesteld dat [gedaagde] kleding heeft verhandeld die zonder toestemming van X-One en THL is voorzien van de Gemeenschapmerken GAASTRA respectievelijk TOMMY HILFIGER. Deze stelling is door [gedaagde] niet betwist. [Gedaagde] stelt zich enkel op het standpunt dat hij niet wist dat het om namaakkleding ging. Ook als dit juist zou zijn, hetgeen gemotiveerd is betwist door Gaastra c.s., dan kan dit niet leiden tot het oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk omdat artikel 9 GMVo geen kennis of bewustheid van merkinbreuk vereist.

4.3. De rechtbank stelt dan ook vast dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op de Gemeenschapmerken van X-One en THL op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Het gevorderde verbod om inbreuk tv maken op de Gemeenschapsmerken van deze merkhouders is dientengevolge toewijsbaar.

Lees het vonnis hier.

Hof van Beroep te Brussel 21 maart 2009, 2008/AR/2318, John Players & Sons Ltd tegen Savelux BVBA (met dank aan Jeroen Muyldermans en Paul Maeyaert, Altius)

Merkenrecht. ‘Parasitisme’ (slaafse nabootsing). Inbreuk op eisers hemelsblauwe kleurmerk (PMS 2915) voor sigarettenpapier (vloeitjes) en filtertips. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel kende de vorderingen eerder al toe (zie hier). Het hoger beroep ziet enkel nog op de toegewezen inbreuk- en parasitaire mededingingvorderingen m.b.t. de bekende Rizla blauwe verpakking voor filtertips (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE). Het beroep faalt. Naast de merkenrechtelijke grondslag gaat het nabootsen van de look and feel gepaard met begeleidende omstandigheden die indruisen tegen eerlijke marktpraktijken. (Ongekalibreerde afbeeldingen: v.l.n.r. kleurmerk, Rizla, Pure en filtertips).

“Door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, eigent appellante zich het imago en de reputatie van de geïntimeerde toe. Appellante teert zodoende op de investeringen en inspanningen die geïntimeerde heeft geleverd op de reputatie en het imago van haar merk op te bouwen, zonder dat appellante in enige mate bijgedragen heeft tot die investeringen en inspanningen.
 
(…)
 
Appellante put, zodoende, door het gebruik voor verpakkingen van filter tips van de look and feel die door geïntimeerde gecreëerd werd, en daarvan deel uitmakend, een identieke blauwe tint als deze die het Beneluxmerk met nummer 666.826 uitmaakt, in casu uit haar nabootsen een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen. Zoals geïntimeerde aanvoert, eigen appellante zich door dit gebruik het imago en de reputatie van geïntimeerde toe. Appellante leidt de faam en de goodwill met betrekking tot de producten van geïntimeerde, die door deze laatste opgebouwd werd, naar haar eigen producten af.
 
Het door geïntimeerde gelaakte nabootsen door appellante, in de hiervoor omschreven omstandigheden, maakt een vorm van onrechtmatig gedrag uit.”

Lees het arrest hier.

HvJ EU 29 maart 2011, zaak C-96/09 P, Anheuser-Busch Inc tegen Budějovický Budvar / OHIM

Gemeenschapsmerk. Gemeenschapsmerkenrecht.  Aanvragen voor gemeenschapswoord- en beeldmerk BUD door Anheuzer-Busch. Oppositie door Angstgegner Budvar op grond van de  beschermde oorsprongsbenaming ‘bud’.  De oppositie werd afgewezen door OHIM, het Gerecht (IEF 7415) wees het beroep van Budvar toe en vernietigde de beslissingen van het OHIM  Het Hof (Grote Kamer) vernietigt het arrest van het Gerecht. Eerst even kort:

Het Hof (Grote kamer) verklaart:

1) Het arrest van Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 16 december 2008, Budějovický Budvar/BHIM – Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06), wordt vernietigd voor zover het Gerecht daarbij, betreffende de uitlegging van artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004, ten onrechte heeft geoordeeld, ten eerste, dat de betekenis van het betrokken teken, die niet louter plaatselijk mag zijn, uitsluitend dient te worden beoordeeld op basis van de omvang van het grondgebied van bescherming van dit teken, zonder rekening te houden met het gebruik ervan op dit grondgebied, ten tweede, dat het voor de beoordeling van het gebruik van dit teken relevante grondgebied niet noodzakelijkerwijs het grondgebied van bescherming ervan is, en ten derde, dat het gebruik van dat teken niet noodzakelijkerwijs hoeft te hebben plaatsgevonden vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 23 maart 2011, LJN BQ6665 (hoofdzaak: Converse Inc & Kesbo Sport B.V. c.s. tegen Schoenenreus B.V. c.s. & Dieseel AG) en HA ZA 09-2140 (vrijwaringszaak: Schoenenreus B.V. c.s. tegen Dieseel AG).

(Met dank aan Arvid van Oorschot, Freshfields)

Merkenrecht. Parallelimport. Tussenvonnis. Bodem na ongepubliceerde ex parte waarin het Schoenenreus verboden werd om namaak-Converse-schoenen te verkopen. Schoenenreus stelt i.c dat het echter niet om nagemaakte schoenen ging maar om echte, uit parallelimport afkomstige Converse-schoenen. De Van Doren/Lifestyle-vraag is nu op wie de bewijslast rust. Mocht immers blijken dat het echte Converse-schoenen betreft, dan zou het in casu niet ondenkbaar zijn dat er sprake is van een reëel gevaar van marktafbakening door het exclusieve distributiesysteem van Converse, waardoor de eventuele uitputting van de schoenen toch niet door Schoenenreus bewezen zou hoeven worden.

De rechtbank concludeert dat die eventuele echtheid eigenlijk alleen op grond van de echtheidskenmerken van Converse zelf kan worden vastgesteld. Omdat de echtheidskenmerken van Converse-schoenen tot zeer bedrijfsgevoelige informatie betreft, komt de rechtbank tot het tussenoordeel dat de echtheidskenmerken onder strikte geheimhoudingsplicht geverifieerd dienen te worden door onafhankelijke deskundigen

5.3.3. De slotsom op dit punt is dat, als in deze zaak sprake blijkt te zijn van echte Converse-basketbalschoenen, de bewijslast voor ongeoorloofde parallelimport op Converse rust.

5.3.4. Converse kan deze voor Schoenenreus gunstiger bewijslastverdeling niet omzeilen enkel door te stellen dat het om namaak-Converse-basketbalschoenen gaat en te betogen dat reeds op grond van die stelling aan het uitputtingsverweer niet wordt toegekomen.

(…) 5.3.7. Het argument van Converse dat de ratio van het arrest Van Doren/Lifestyle in deze zaak niet speelt, omdat bekend is van welke licentienemers de basketbalschoenen afkomstig zijn, is ondeugdelijk. Schoenenreus heeft slechts naar voren gebracht dat volgens de identificatielabels en de verpakkingen de basketbalschoenen afkomstig waren van de Franse en de Italiaanse licentiehouder, en dat zij op grond daarvan mocht aannemen  dat de schoenen van in de EER gevestigde ondernemingen afkomstig waren. Converse stelt dat de Franse en de Italiaanse licentiehouder dat ontkennen, maar een dergelijke ontkenning ligt in hun verhouding met Converse, waarin verkoop buiten het Converse-distributiesysteem voor hen verboden is, voor de hand. Dit alles zegt in doorslaggevende zin niets over de werkelijke herkomst van de basketbalschoenen.

(…) 5.4.4. Meer in het algemeen komt het betoog van Converse met betrekking tot wat zij noemt haar "bewijsvoering" er op neer dat de rechtbank op haar gezag (c.q. op dat van haar werknemers) en zonder een en ander onafhankelijk te kunnen verifiëren en beoordelen zon moeten aannemen dat de door haar gepresenteerde echtheidskenmerken inderdaad uniek zijn voor echte schoenen. Het betekent ook dat Schoenenreus deze stellingname van Converse niet gemotiveerd kan bestrijden. Dan komen deze stellingname en dit betoog in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor en moeten in deze strekking worden verworpen.

(…) 5.4.6. Het betoog van Converse dat de verklaringen van de merkhouder voldoende zijn om tot namaak te concluderen is in zijn algemeenheid onjuist (…).

(…) 5.5. (…) dat Converse een voldoende mate van transparantie met betrekking tot die kenmerken dient te betrachten. Aan de andere kant moet de rechtbank in deze zaak vaststellen dat Converse een gerechtvaardigd belang heeft om te voorkomen dat al de echtheidskenmerken van haar schoenen op straat komen te liggen, waarna die gegevens door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden.  (…)

5.5.3. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het geraden dat het bewijs dat Schoenenreus namaakschoenen verhandelde geleverd zal worden door deskundigen.

Lees het vonnis hier, LJN en schone pdf