Overig  

US District Court Southern District of New York 7 september 2012, 12 Civ. 00201 (AJN) (The Velvet Underground tegen The Andy Warhol Foundation)

Een samenvatting en analyse van Margriet Koedooder, De Vos & Partners Advocaten N.V..

In steekwoorden: Auteursrecht. (niet-ingeschreven) merkenrecht. Licenties voor hergebruik. Gratis artwork. Stichting als erfgenaam. Onthoudingsverklaring met ruime omschrijving. Doorwerking van rechtspraak in de praktijk. Negatieve verklaring voor recht. Naar Nederlands recht.

Op 9 september is door de Amerikaanse District Court of New York uitspraak gedaan in een door de Velvet Underground (hierna ook: ‘de band’) tegen de Andy Warhol Foundation (hierna: AWF) aangespannen procedure. De procedure handelt over een wereldwijd bekende illustratie die Andy Warhol van een banaan heeft gemaakt. Dat was in 1967, toen de Velvet Underground haar baanbrekende eerste album uitbracht, getiteld The Velvet Underground & Nico, ook wel ‘ The Banana Album’ genoemd. Alhoewel de band destijds nooit enig commercieel succes heeft gekend, geldt de Velvet Underground wel als één van de belangrijkste muzikale invloeden voor alternatieve rockbands. Warhol verklaarde in 1966 dat hij een sponsor was van de band en ontwierp vervolgens gratis het artwork voor het album, te weten een grote gele banaan met daarbij een gestileerde handtekening van Andy Warhol. In het vonnis wordt overigens, ondanks deze handtekening, uitdrukkelijk opgemerkt dat op het album een ‘ copyright notice’ met de naam van Andy Warhol ontbreekt.

De band viel uit elkaar in 1972, maar hield in 1993 nog eenmalig een allerlaatste ‘ European Reunion Tour’. Ook Paradiso in Amsterdam werd op 8 juni 1993 bezocht in het kader van de tour, en schrijver dezes mocht daarbij aanwezig zijn. Het was de allereerste keer ooit dat bezoekers van Paradiso maar liefst honderd gulden moesten neertellen voor een optreden, dat immers uniek was. Ook een zwart t-shirt met daarop de beruchte banaan is sindsdien in mijn bezit. Alhoewel er dus wel degelijk merchandisingsartikelen met de banaan zijn verkocht na 1972 en er reclame is gemaakt met de bananenprint, bleek de allerlaatste licentie van de band te dateren uit 2001: een advertentie voor het merk Absolut Vodka.

In 2009 had de Andy Warhol Foundation (hierna: AWF) een brief gezonden aan de band, waarin werd aangegeven dat zij meende dat de band inbreuk maakte op het auteursrecht van de stichting op de bananenprint. De Velvet Underground betwistte daarop de aanspraak van AWF op een auteursrecht en beriep zich op haar beurt op een eigen merk, waarvan echter de geldigheid door de stichting werd betwist. In het vonnis wordt een paar keer opgemerkt dat volgens de band sprake is van een bananenontwerp met ‘secundary meaning as VU’s mark’. De band heeft dus geen ingeschreven merkrecht. Ik begrijp dat het hierbij gaat om:

‘A doctrine of trademark law that provides that protection is afforded to the user of an otherwise unprotectable mark when the mark, through advertising or other exposure, has come to signify that an item is produced or sponsored by that user.’

Medio 2011 krijgt de band er via een blogartikel in The New York Times lucht van dat AWF van plan is toestemming te geven voor het afdrukken van het bananenlogo en drie andere Andy Warhol prints op iPhone en iPad hoesjes. De band klimt vervolgens in januari 2012 in de pen en verzoekt AWF, dat nog steeds een auteursrecht claimt op de tekening, het gebruik ervan te staken. Aanvankelijk stelt de band zich daarbij op het standpunt dat AWF niet over een auteursrecht kán beschikken aangezien het ontwerp zich bevindt in het publieke domein. Andy Warhol heeft de banaan in 1966 namelijk aangetroffen in een advertentie, welke zich in 1966 al in het publieke domein bevond. Het ontwerp is in 1967 bovendien zonder ‘ copyright notice’ verschenen, aldus de band. In 1966 claimt dan ook niemand een auteursrecht op het ontwerp en ook daardoor bevindt het ontwerp zich in het publieke domein. Het ‘publieke domein’ argument is overigens in latere versies van de rechtsvordering van Velvet Underground geschrapt en blijkt niet meer uit het vonnis, maar het argument is er wel de oorzaak van dat AWF op de gedachte komt dat de band dan mogelijk geen rechtens te respecteren belang meer heeft bij de door haar verlangde verklaring voor recht. De band blijft zich intussen beroepen op het feit dat zij het bananenlogo gedurende tenminste 25 jaar voortdurend en onafgebroken heeft gebruikt als merk. Het ontwerp betreft zelfs een icoon, dat door het publiek wordt opgevat als toebehorende aan Velvet Underground.

De band heeft uitgerekend dat AWF jaarlijks tenminste 2,5 miljoen dollar verdient aan het verstrekken van licenties met Andy Warhol prints en dient naast een verzoek om een (negatief gestelde) verklaring voor recht, te weten dat AWF geen auteursrecht heeft op het ontwerp, tevens een financiële claim in bij de rechter. De rechter wijst de vorderingen van de band echter allemaal af.

AWF voert verweer. De band is al veertig jaar geleden uit elkaar gevallen dus heeft geen enkel recht van spreken meer volgens AWF. En juist door het beroep van de band op het publieke domein, althans door zich niet te beroepen op een eigen auteursrecht, heeft de band geen enkel rechtens te respecteren belang meer bij de verlangde verklaring voor recht. Daar komt bij dat AWF inmiddels een onthoudingsverklaring heeft getekend met daarin een ruime omschrijving:

‘ to refrain from making any claim(s) or demand(s), or from commencing, causing, or permitting to be prosecuted any action in law or equity’

De onthoudingsverklaring begunstigt zowel de band als een aantal daaraan gelieerde entiteiten. Kortom: in de optiek van de stichting ontbreekt er een juridisch relevant geschil aangezien AWF heeft verklaard nimmer te zullen procederen tegen partijen waarmee de band in heden, verleden of toekomst zaken doet met betrekking tot het bananenlogo.

De Amerikaanse rechter gaat daar in mee en stelt vast dat de zeer ruim gestelde onthoudingsverklaring met zich meebrengt dat van een juridisch relevant geschil met betrekking tot het auteursrecht op het bananen ontwerp geen enkele sprake (meer) is of kan zijn. Dat volgt uit de toepassing van de Amerikaanse Declatory Judgment Act (hierna: DJA). Er is geen concrete, daadwerkelijke (dreigende) schade meer aan te wijzen, terwijl abstracte discussies over het recht buiten het bereik van de DJA vallen. Deze wet is daar simpelweg niet voor bedoeld. De DJA staat niet toe dat een verklaring voor recht wordt verstrekt op basis van hypothetische feiten en standpunten. Het bananendispuut blijkt dus uiteindelijk een lege schil.

Of een onthoudingsverklaring inderdaad een juridische procedure kan blokkeren, hangt volgens de Amerikaanse rechter onder meer af van drie factoren:

• De reikwijdte van de verklaring: in dit geval breed;
• Heeft de onthoudingsverklaring wel of niet betrekking op zowel huidige als toekomstige gedragingen en producten: in deze zaak is dat zo;
• Bewijs ten aanzien van eventuele toekomstige inbreukmakende activiteiten: die zijn kennelijk niet aangetoond.

Vervolgens oordeelt de rechter over de vraag of er dan wellicht nog een actueel geschil aanwezig is tussen partijen. De band meent van wel, immers, de auteursrecht/merkenrecht controverse hangt nog boven partijen en de band claimt ook geld. Velvet Underground vreest met name dat haar toekomstige licentienemers t.z.t. alsnog met juridische acties van AWF geconfronteerd kunnen worden. De vraag is dan ook vooral of dergelijke mogelijke toekomstige gedragingen van AWF in de onthoudingsverklaring zijn gedekt. Dat is in feite een vraag van interpretatie van de tekst van de onthoudingsverklaring. Alhoewel de rechter géén declaratoir vonnis wil uitspreken, stelt de rechter in het vonnis wél vast dat de beperkte interpretatie van de band onjuist is. Ook eventuele toekomstige acties van AWF tegen licentienemers van de band vallen onder de onthoudingsverklaring, aldus de rechter. Grappig, hoe het oordeel van de Amerikaanse rechter dat een declaratoir vonnis niet kan worden gegeven, dan toch nog impliciet leidt tot het definitief vaststellen van een rechtsverhouding tussen partijen, te weten middels de uitleg van het contract.

Alhoewel de Velvet Underground haar rechtszaak formeel heeft verloren, heeft zij de strijd materieel wél gewonnen, immers AWF kan op geen enkele wijze meer optreden tegen licentienemers van de band. AWF heeft aan haar vermeende auteursrecht dus niets meer en licenties blijven voorbehouden aan de Velvet Underground.

Nederland
Hoe zit dat in Nederland? In het Nederlandse rechtstelsel is in artikel 3:302 BW bepaald dat de rechter ‘op vordering van een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon’ omtrent die rechtsverhouding een verklaring van recht uitspreekt. In artikel 3:303 BW is vervolgens geregeld dat zonder voldoende belang, niemand een rechtsvordering toekomt. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de categorie ‘onmiddellijk betrokken personen’ uit artikel 3:302 BW niet persé samenvallen met de in artikel 3:303 BW bedoelde personen die voldoende belang bij de rechtsvordering moeten hebben. Iemand die belang heeft bij een rechtsvordering is niet steeds een ‘onmiddellijk daarbij betrokken persoon’ en omgekeerd kan een onmiddellijk betrokken persoon niettemin geen belang hebben bij het instellen van een vordering. In welk geval deze persoon ook geen vordering toekomt (zie T&C bij artikel 3:302 en 3:303 BW).

De gevraagde verklaring voor recht kan zowel positief als negatief luiden: bepaald gedrag is juist wel of juist niet onrechtmatig. Een gevorderde verklaring voor recht strekt er toe tot het op jegens de bij die rechtsverhouding betrokkenen op bindende wijze vaststellen van het bestaan of preciseren van de inhoud van een rechtsverhouding. Vertalen we de Bananen-casus naar Nederlands recht, dan is de kans groot dat moet worden geoordeeld dat een declaratoir vonnis in beginsel mogelijk is vanwege het feit dat zowel de Velvet Underground, die een beroep doet op haar merkrecht als de AWF met haar beroep op het auteursrecht, aan te merken zijn als ‘onmiddellijk betrokken personen’. De gevorderde verklaring voor recht zou er dan toe kunnen strekken dat door de rechter voor partijen bindend wordt vastgesteld dat Velvet Underground bijv. over een (sterker) merkrecht op de Banenprint kan beschikken.

Of de Nederlandse rechter tevens zal oordelen dat de band - ondanks de onthoudingsverklaring - (nog steeds) voldoende belang heeft bij haar vordering valt echter niet goed te voorspellen. In dat geval zal de Haviltex-formule op de onthoudingsverklaring worden losgelaten, dan wel de letterlijke tekst meer tot uitgangspunt worden genomen, bijv. als de tekst van de onthoudingsverklaring in overleg tussen partijen, die zich daarbij lieten vertegenwoordigen door een advocaat, is opgesteld. Indien AWF dan tijdens de procedure niet bereid zou blijken haar voorgenomen licentie voor gebruik van het bananenlogo op iPad en iPhone hoesjes te staken, lijkt de kans dat AWF alsnog veroordeeld zou worden tot het staken en gestaakt houden van dergelijk toekomstig gedrag mij zeker niet ondenkbaar. Een verklaring om af te zien van een beroep op een bepaalde claim (auteursrecht op het logo) en zich te zullen onthouden van juridische acties tegenover de band en haar relaties, is m.i. iets anders dan een, liefst op straffe van een dwangsom, verklaring van de gedaagde partij dat bepaald voorgenomen, inbreuk makend gedrag alsnog achterwege zal blijven.

Margriet Koedooder

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom verduidelijkt de toepassing van artikel 2.5 lid 5 BVIE naar aanleiding van HvJ EU IP Translator (IEF 11454, zaak C-307/10) middels een mededeling inzake classificatie en het gebruik van de klasse-titels (zgn. class-headings):

Inleiding
1. Alle waren en diensten waarvoor merken kunnen worden ingeschreven, worden ingedeeld in klassen volgens een internationale standaard, de zgn. Nice-Classificatie. Deze wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) en bestaat (momenteel) uit 45 klassen van waren en diensten. In de toelichting op deze classificatie worden de klassen verkort aangeduid door middel van titels, die in algemene bewoordingen aanduiden welke soort waren en diensten in de desbetreffende klasse dienen te worden ingedeeld (de zgn. class-headings). Een meer gedetailleerd instrument voor deze classificatie biedt de alfabetische lijst van waren en diensten, eveneens onder auspiciën van WIPO.

2. Deze classificatie wordt door BBIE toegepast ingevolge artikel 2.5, lid 5 BVIE, alsmede door een meerderheid van de landen van de EU.

3. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft op 19 juni 2012 antwoord gegeven op drie rechtsvragen in de zaak die bekend staat onder de naam IP TRANSLATOR (C-307/10). De door het Hof gegeven uitleg luidt als volgt:

(1) Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

(2) Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

(3) De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Classificatie in het algemeen en het gebruik van class-headings (verkorte titels) in het bijzonder

4. Het HvJEU stelt voorop dat de waren of diensten van een merkaanvraag “voldoende duidelijk en nauwkeurig” moeten worden omschreven, “opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen”.

5. Voor de algemene benamingen van de class-headings geldt dat deze kunnen worden gebruikt, maar alleen wanneer zij voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd. Indien dit niet het geval is, dient een specificatie te worden aangebracht.

6. Hierbij dient te worden benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten te allen tijde bij de merkhouder zelf ligt.

7. Het BBIE streeft naar samenwerking met het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), nationale bureaus en gebruikersorganisaties in Europa, zulks in het kader van het zgn. “convergentieprogramma”: een door BHIM geïnitieerd programma om binnen de Europese Unie de praktijken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In dit verband wordt momenteel gewerkt aan een gestructureerde lijst van waren en diensten voor classificatiedoeleinden.

Alle waren of diensten in de alfabetische lijst

8. Uit het derde antwoord van het HvJEU vloeit voort dat de aanvrager die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruik maakt van een class-heading, kan aangeven dat zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse (NB: dit betekent niet alle waren of diensten in een klasse, maar alleen die in de alfabetische lijst) opgenomen waren of diensten dan wel op specifieke door hem te omschrijven waren of diensten.

9. Wanneer een aanvrager bescherming wenst voor alle in de alfabetische lijst van een bepaalde klasse opgenomen waren of diensten, dient hij dit aan te geven door de volledige class-heading te gebruiken, gevolgd door de vermelding: “(deze aanvraag heeft betrekking op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren / diensten)”.

10. In dat geval zal het BBIE, voordat het depot gepubliceerd wordt, ervoor zorgen dat ook daadwerkelijk alle waren of diensten uit de alfabetische lijst in het register worden vermeld. Het BBIE heeft voor deze werkwijze geopteerd om vier redenen. In de eerste plaats biedt zij de meeste duidelijkheid en lijkt ze het meest in lijn met het antwoord op vraag 1, namelijk dat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan [van de waren-/dienstenomschrijving] de omvang van de merkbescherming dienen te kunnen bepalen. In de tweede plaats wordt de Nice-classificatie regelmatig gewijzigd, hetgeen in deze aanpak nooit tot interpretatieverschillen kan leiden. In de derde plaats meent het BBIE dat het met name noemen van alle waren en diensten het meest in overeenstemming is met internationale verdragen (het Verdrag inzake het merkenrecht en het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht). In de vierde plaats worden hiermee interpretatieproblemen voorkomen wanneer het Beneluxmerk als basis voor een internationale aanvraag of voor het inroepen van prioriteit wordt gebruikt.

Voorbeeld: Een depot wordt verricht voor: Klasse 44:

Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw (deze aanvraag heeft betrekking op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen diensten).

Het wordt in het register opgenomen en gepubliceerd voor: Klasse 44:

Medische diensten; veterinaire diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; advisering op het gebied van de farmacie; apothekersdiensten voor het klaarmaken van recepten; aromatherapie; assistentie bij bevallingen; bloemschikken; boomchirurgie; boomkwekerij; cosmetische chirurgie; cosmetische dierenverzorging; diensten van bloedbanken; diensten van chiropractici; diensten van kuuroorden; diensten van medische consultatiebureaus; diensten van medische klinieken; diensten van opticiens; diensten van sauna's; diensten van solaria; diensten van visagisten; diensten verleend door een psycholoog; doktersdiensten [op afstand verleend]; fokken van dieren; fysiotherapie; gazon-onderhoud; geneeskundige assistentie; gezondheidszorg; haarimplantatie; herstellingsoorden; in-vitro fertilisatie; kapsalons; klinieken; kunstmatige inseminatie; landschapsarchitectuur; manicurediensten; massage; onkruidverdelging; ontwenning van drugsverslaafden; openbare badinrichtingen voor hygiënische doeleinden; opmaak van kransen; opvangtehuizen; planten van bomen in het kader van CO2-compensatie; sanatoria; schoonheidssalons; tandheelkundige diensten; tatoeage; therapeutische diensten; trimsalons; tuinarchitectuur; tuinbouw; tuinieren; turkse baden; uitstrooiing, door de lucht of over land, van mest en andere chemische producten voor de landbouw; verdelging van ongedierte in de landbouw; verhuur van landbouwmaterieel; verhuur van medische uitrustingen; verhuur van sanitaire installaties; veterinaire diensten; visteelt; ziekenhuizen; ziekenverzorging.

11. Het BBIE merkt op dat het over het algemeen onwaarschijnlijk lijkt dat een onderneming daadwerkelijk op al deze gebieden actief is. Het BBIE raadt merkhouders aan, en heeft dat altijd al gedaan, om zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk te beschrijven voor welke waren of diensten bescherming is gewenst. Dit is niet alleen in het belang van de rechtszekerheid, maar kan ook allerlei onnodige (absolute en relatieve) bezwaren voorkomen. De IP TRANSLATOR zaak onderstreept dit belang nog eens. Hierbij dient nogmaals te worden benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten te allen tijde bij de merkhouder zelf ligt.

Op andere blogs is hier ook over geschreven, lees meer onderaan bij de bespreking van het arrest op IE-Forum [IEF 11454]

Een bijdrage van Corina Post-Wolfert, Abcor Merkenbureau.

Eerder gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad. Snel geld verdienen wil iedereen wel. Over het algemeen moet je hiervoor hard werken of geluk hebben in de loterij. Ben je creatief dan kan een uitvinding tot succes leiden. Er zijn dan altijd anderen die graag willen aanhaken aan dit success en dit gebeurd dan niet altijd eerlijk. Het product wordt nagemaakt en het merk van de ander wordt er opgezet. We kennen allemaal de op grote schaal nagemaakte kleding (Adidas), schoenen (Convers), tassen (Louis Vuiton), parfums (Chanel), toiletartikelen (Gilette) etc. Door de opkomst van het electronische dataverkeer is het bestrijden van de nepartikelen een lastige strijd geworden.

Het verbieden van de website van een aanbieder van nep-producten (counterfeiter) is weinig effectief. De counterfeiter zal via een andere website zijn producten blijven aanbieden. De creativeit van een counterfeiter is ook toegenomen. Via blurring maken zij het uiterlijke van een verpakking wazig zodat het onduidelijk is dat het om een merkproduct gaat. Of bij een zoekopdracht is het niet gelijk duidelijk wie een merkproduct aanbied. Verschillende velden moeten hiervoor namelijk open geklikt worden om hier achter te komen.

De houder van het merkartikel loopt door productvervalsing vele miljoenen aan inkomsten mis. De consument ondervindt enige hinder wanneer het nep-product van slechte kwaliteit is. Het is echter levensbedreigend wanneer het om een medicijn gaat dat niet of te weinig van de werkzame stof bevat. Medicijnvervalsing is een wereldwijd probleem dat in raptempo toeneemt. De counterfeiters zijn vaak goed georganiseerde maffiabendes die hun terrein verlegd hebben van de (party)drugs naar medicijnen. De winst is hoog, de pakkans is klein en de straffen zijn laag.

De meeste medicijnen die worden nagemaakt zijn lifestyle medicijnen tegen bijvoorbeeld allergie (ALLERFREE), erectiestoornis (VIAGRA) of depressies ( SEROQUEL). Deze medicijnen worden voornamelijk aangeboden in welvarende landen. In de ontwikkelingslanden worden medicijnen nagemaakt die een life-threatening conditie hebben, te denken valt aan: malaria, tuberculosis en HIV/AIDS. Door de jaren heen worden ook de dure anti-kanker medicijnen nagemaakt en de populaire anti-virale medicijnen. Om hoeveel medicijnvervalsing het per jaar gaat, is niet precies bekend. De World Health Organisatie (WHO) schat dat de helft van de medicijnen die aangeboden worden op het internet nep zijn.

Het is soms lastig om nep van echt te onderscheiden. Dit komt omdat de machines van de counterfeiters van de nieuwste kwaliteit zijn waardoor de nep-medicijnen er vaak bijzonder goed uitzien. Pas als het medicijnen onder de loep wordt gelegd, blijkt dat het een andere samenstelling te hebben. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat malariatabletten te weinig Arthemisine bevatten waardoor bij gebruik de malariamug niet dood gaat maar juist resistent wordt door het gebruik van het medicijn. Anti-kanker medicijnen kunnen zuren of rattengif bevatten om de patient te laten denken dat het medicijn werkt omdat zij misselijk worden. In werkelijkheid worden zij nog zieker gemaakt. In andere gevallen blijken de medicijnen perfect nagemaakt te zijn. Laboratorium onderzoek moet dan uitwijzen of de gebruikte actieve stoffen anders zijn dan het origineel. Op het internet is het niet te zien dat het om het echte medicijn gaat. Bij het aanbieden van nepmedicijnen op een website zal de inbreukmakende producent er alles aan doen om de verpakking er zo goed mogelijk uit te laten zien om de koper de indruk te geven dat het om het originele product gaat.

De gevolgen van counterfeit strekken zich niet alleen uit tot de patient maar ook tot de farmaceutische industrie zelf. In vergelijkende studies met een comparator moet de industrie bij de aankoop van het vergelijkende medicijn ook uitkijken dat zij niet namaak producten gaat gebruiken. Een studie is dan “at risk” omdat de gegevens niet meer kloppen. Tevens loopt de proefpersonen in de klinische studie een mogelijk gevaar wanneer zij een namaakmedicijn toegediend krijgen. De industrie doet er daarom goed aan om het comparator medicijn af te nemen van de reguliere groothandel.

De Federation of Pharmaceutical Industries and Association (EFPIA) is in ver gevorderd overleg met de Europese Commissie (EC) over het aanpakken van nep-medicijnen. Het voorstel is om een centraal tracking-systeem in te voeren voor medicijnen. De verpakking krijgt dan een QR-code. In Frankrijk is een QR-code al verplicht voor medicijnverpakkingen. Het Nederlands Verpakkingscentrum (NCV) heeft voorgesteld om er een unieke code van te maken. Deze matrixcode staat voor een uniek cijfer dat gelinkt is aan de historie van het medicijn dat wordt bijgehouden in een centraal databestand. Door de code voor een mobiele telefoon of scanapparaat te houden, wordt er een verbinding gemaakt met het centrale websysteem. De apotheker of de patient controleert vervolgens of het medicijn van de orginele eigenaar afkomstig is. Daarnaast worden op de verpakkingen speciale stickers/sluitingen aangebracht. Deze stickers bestaan uit vezels zodat bij misbruik vezelsporen achterblijven op de verpakking.

De EC wil graag een tracking systeem invoeren dat de gehele route van het medicijn volgt. Dus vanaf het begin van de grondstoffen die gebruikt worden, het verwerken tot een medicijn en uiteindelijk het aanleveren aan de distributeur (apotheek, ziekenhuis, etc). Dit systeem is duur. Daarom pleit de EFPIA voor een alternatief, namelijk een systeem dat het medicijn vanaf de fabrikant tot aan de distributeur bijhoudt. Bovendien wil de vakorganisatie dat deze verpakkingsrichtlijn alleen voor de innovatieve medicijnen (dus medicijnen die nog onder een octrooi vallen) gaat gelden.

EFPIA vreest dat de invoering van een nieuwe verpakkingsrichtlijn leidt tot stagnatie bij de productie van de huidige medicijnen. De dossiers van bestaande medicijnen moeten mogelijk opnieuw gekeurd worden door de gezondheidsautoriteiten omdat de verpakking aangepast worden aan de nieuwe richtlijnen. Dit kan vertraging van de productie tot gevolg hebben. In het ergste geval zou een bestaand product van de markt gehaald worden omdat de klinische studies van toen niet meer voldoen aan de huidige normen. Nieuwe klinische studies zijn dan noodzakelijk. Deze extra studies en het niet op de markt mogen brengen van het medicijn is een grote kostenpost voor de industrie en zal medicijntekorten in de hand werken bij consumenten. Daarom wil de industrie het nieuwe systeem alleen invoeren voor nieuwe innovatieve producten wil en niet voor bestaande producten waar geen octrooi meer voor geldt.

Het zal daarom nog de nodige discussies met zich meebrengen voordat alle neuzen in dezelfde richting staan om een unieke QR code in te voeren. Naast deze voorgenomen plannen is er ook een nieuwe wet opgesteld, de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Maar ook de goedkeuring en implementatie van dit instrument om counterfeit te lijf te gaan, verloopt niet zonder slag of stoot. De Europese Commissie heeft onlangs deze wet afgekeurd en het Europees parlement zal dit advies hoogstwaarschijnlijk volgen. De wet is namelijk conflicterend met een aantal Europese regels. Daarnaast is men ook nog bezig aan de harmonisatie van bestaande nationale richtlijnen om deze aan te passen aan de Europese richtlijnen. Het heeft dus heel veel voeten in de aarde om een centraal trackingsysteem in te voeren en de wetten geharmoniseerd dan wel een nieuwe anti-counterfeitwet te krijgen om namaak producten tegen tegaan.

Als alternatief wordt er een ander instrument ingeschakeld namelijk het creëren van een grotere bewustwording onder het publiek. De reguliere bevolking moet inzicht krijgen in de gevaren van het aanschaffen van medicijnen via het internet. Douane beambten, autoriteiten, apothekers en medisch specialisten moeten onderwezen worden over de kwaliteit van het product. In Nederland is, voor zover men weet, de reguliere supply chain nog niet besmet met counterfeit producten.

De QR- code waarborgt de toevoer van geneesmiddelen beter maar daarnaast moet men zich blijven richten tot het reguliere kanaal en niet het internet zodat de counterfeiter zijn nepmedicijn moeilijk zal slijten. Veel maatregelen worden genomen om de volkgezondheid te waarborgen. Alleen de grote vraag is wie de kosten van al deze maatregelen gaat dragen. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

T. Geerlof, Uit de band gesprongen? Parallelimport en de Anti-Piraterij Verordening, IEF 11657.

Een bespreking met commentaar van Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen.

Commentaar bij IEF 11645 (D.I.F. Ltd. tegen Goodyear). (...) De voorzieningenrechter onderscheidt weliswaar twee twistpunten (namaakgoederen en parallelimport), maar verbindt aan dit onderscheid geen rechtsgevolg. Ten onrechte, naar mijn mening, vanwege het volgende.

Het oordeel van de voorzieningenrechter dat het er op dit moment voor moet worden gehouden dat alle banden in de zending origineel zijn, tast naar mijn idee de geldigheid van het douanebeslag aan. De APV is namelijk uitdrukkelijk niet van toepassing op parallel geïmporteerde originele waren, aldus artikel 3(1) APV. Een beroep op bescherming tegen parallelimport rechtvaardigt dus ook niet een verzoek van de merkhouder aan de douane om op te treden op grond van de APV. De douane kan dus slechts optreden op grond van de APV, indien Goodyear haar bericht dat de banden “namaakgoederen” zijn in de zin van 2(1)(a) APV. Want ook artikel 16 APV, waarin staat opgesomd wat er niet met inbreukmakende goederen mag gebeuren, lijkt een beroep op bescherming tegen parallelimport onmogelijk te maken. Immers, op grond van dat artikel kan de merkhouder feitelijk slechts vernietiging vorderen van de goederen die de douane heeft tegengehouden. Niet valt in te zien dat de merkhouder een rechtens te respecteren belang heeft bij vernietiging van originele goederen.

De omstandigheid dat de civielrechtelijke beslagen zijn gelegd na verkregen verlof van de rechtbank, laat onverlet dat de daaraan voorafgaande weigering tot vrijgave van de goederen door de douane dus ten onrechte was en mogelijk onrechtmatig. Het oordeel van de voorzieningenrechter dat alle banden origineel waren, noopt tot de conclusie dat het tegenhouden van de zending door de douane en de verstrekking van de gegevens in de zin van artikel 9 APV ongegrond was, omdat is gebleken dat de zending niet bestond uit namaakgoederen ex artikel 2 lid 1 sub a APV.

De gedachte dringt zich op dat Goodyear oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de APV. Het wringt dat het onrechtmatige verzoek tot optreden aan de douane door de merkhouder ongestraft blijft in een daaropvolgende civielrechtelijke procedure. De voorzieningenrechter (mogelijk met partijen) heeft ten onrechte aangenomen dat merkinbreuk wegens parallelimport een beroep op de APV rechtvaardigt.

Wat naar mijn idee had moeten gebeuren, is dat Goodyear de douane had moeten informeren dat geen sprake was van namaakgoederen en dat zij zich op grond van de APV niet kon verzetten. Nadat de goederen hun weg hadden vervolgd, had Goodyear natuurlijk alsnog rechtsmaatregelen kunnen treffen, waaronder het leggen van conservatoir beslag omdat mogelijk sprake is van ongeoorloofde parallelimport. Dat dit een lastige(re) route voor Goodyear was geweest, wettigt naar mijn mening niet een verruiming van het bereik van de APV, zoals in deze zaak is gebeurd.

Interessant is overigens dat de rechtsregels die het Europese Hof naar aanleiding van vragen van uitleg over uitputting van merkrechten in Class International heeft gegeven, op de casus niet zonder meer van toepassing zijn. De vraag die de voorzieningenrechter centraal stelt en beantwoordt (“is sprake van namaakgoederen?”) kan niet worden beantwoord door toepassing van de rechtsregel uit Class International, inhoudende dat niet-communautaire originele merkartikelen onder een douanerechtelijke schorsingsregeling niet reeds om die reden zijn “ingevoerd” of “in de handel gebracht” in merkenrechtelijke zin. De APV vormde in die zaak (terecht, zie artikel 3 lid 1 APV) geen onderdeel van het juridische toetsingskader.

Ook is Nokia/Philips op deze casus ogenschijnlijk niet direct van toepassing, hoewel met name de Engelse Nokia-zaak wel enige gelijkenissen vertoont met deze casus. In die zaak besloot de Engelse douane om de aanvankelijk tegengehouden telefoons vrij te geven, omdat merkhouder Nokia niet had kunnen bewijzen dat de namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 (a) APV frauduleus naar de Unie zouden worden omgeleid. Wat deze zaken wezenlijk anders maken is dat in de ene (Nokia) de verwijzende rechter had vastgesteld dat de lading telefoons bestond uit namaakgoederen, terwijl de Amsterdamse voorzieningenrechter nu juist tot het oordeel kwam dat de gehele zending bestond uit originele waar.

Hoe dit ook zij, dit vonnis zal door merkhouders en hun raadslieden waarschijnlijk met meer blijdschap zijn ontvangen dan de genoemde Europese rechtspraak. Of die vreugde van lange duur is, zal moeten blijken.

Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen.

BBIE 22 mei 2012, oppositienr. 2004013 (Deutsche Telecom AG tegen Vehold B.V.)

Een bijdrage van / bespreking door Jetske Zandberg, Inaday.

In de oppositie tegen het Benelux depot van het gecombineerde woord-/beeldmerk T-COMM TRACKING AND TRACING gaat het BBIE kennelijk mee in de mening van de opposant dat het element T-COMM hier het dominante bestanddeel is van het beeldmerk.

Terwijl enerzijds wordt gesteld dat het merk in zijn geheel moet worden beschouwd, wordt anderzijds toch de nadruk gelegd op de overeenstemmende elementen, namelijk de woord-bestanddelen T-COM / T-COMM. Het BBIE gaat niet mee in de stelling dat er geen of nauwelijks onderscheidend vermogen kan worden toegekend aan deze elementen. Wel wordt genoemd (onder punt 48) dat het publiek in dit element een verwijzing zou kunnen zien naar diensten met betrekking tot telecommunicatie. In zijn weigeringsbeleid is het feit dat een teken kan verwijzen naar kenmerken van de producten/diensten waarvoor registratie wordt gevraagd, voor het BBIE vaak voldoende om een merkaanvraag te weigeren. De redenatie van het BBIE lijkt hier dan ook enigszins gekunsteld.

Verder opvallend is het feit dat het OHIM het teken T-COMM TRACKING AND TRACING als woordmerk heeft geweigerd in te schrijven, terwijl het teken T-COM eerder wél is geaccepteerd. Dat de aanvragen daartoe werden ingediend rond de tijd van het BABY-DRY-arrest zou daarmee te maken kunnen hebben; in die periode werd het weigeringsbeleid erg soepel uitgevoerd. Gaandeweg zijn de normen daarna weer strenger geworden.

Dat het BBIE dan toch in zijn redenatie noemt dat het element T-COMM van de woordelementen het enige onderscheidende is, is op zijn minst opvallend te noemen. Bovendien is het merk van verweerder een gecombineerd woord/beeldmerk, waarin het figuratieve element zeer dominant is. Hier wordt door het BBIE in zijn vergelijking op visueel en auditief vlak m.i. nogal vlot voorbij gegaan.

Door de verweerder is in de oppositieprocedure om gebruiksbewijs gevraagd van de (ruim meer dan 5 jaar) oude ingeroepen rechten van de opposant. Jammer genoeg is er op de kennelijk ingediende bewijzen niet gereageerd door de verweerder, zodat in de beslissing van het BBIE daar ook verder niet op is ingegaan. Nu wordt uit de beslissing ook niet duidelijk waar het bewijsmateriaal betrekking op had. Voor te stellen is, dat het bewijs zeker niet voor alle waren en diensten geleverd zal zijn, en dat de vrij specifieke waren en diensten waarvoor verweerder zijn merk heeft ingediend niet identiek zijn aan die van opposant. Nu acht het BBIE ze wel identiek, omdat deze onder de algemene omschrijving in de ingeroepen rechten vallen. Dit lijkt een gemiste kans van de verweerder te zijn.

Al met al kan gesteld worden dat dit een toch wel verrassende beslissing van het BBIE is.

I. Ghislain, Distributieovereenkomsten wakker geschud!, IEF 11555.

Een bijdrage van Isabelle Ghislain, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.

De Koninklijke Auping B.V. (‘Auping’) is het jaar 2012 in gegaan met twee parallelle procedures bij het hof Leeuwarden over de opzegging van diverse distributieovereenkomsten in het kader van een reorganisatie. Hoewel de feiten gelijkaardig zijn en het hof eensluidend overweegt, wordt Auping slechts in één procedure veroordeeld tot het aanbieden van een nieuwe distributieovereenkomst aan haar bestaande distributeur. Redactielid van IE-forum en advocaat intellectueel eigendomsrecht Isabelle Ghislain geeft een toelichting.

1. Inleiding
2. Belang van de (werkelijke) reden voor opzegging
3. Redelijkheid en billijkheid vereist zwaarwegende opzeggingsgrond.
4. Selectief distributiestelsel
5. Conclusie

(...)

Een merkhouder ziet doorgaans liever niet dat zijn producten aan dumpprijzen op het internet worden aangeboden. Hoe dat ook zij, mededingrechtelijk gezien kan hij daar niet zo makkelijk tegen optreden. Met de Auping jurisprudentie wordt de merkhouder als het ware een mogelijkheid aangeboden zodanig dat hij zijn merk het ‘cachet’ kan geven waar hij naar op zoek is. Door de overstap naar een selectief distributiesysteem kunnen merkhouders in beginsel duurzame distributieovereenkomsten legitiem opzeggen.

Enkele tips en tricks voor de praktijk zijn dan ook niet veraf. Aan de merkhouder het advies om met de volgende omstandigheden rekening te houden:

• Zorg voor objectief duidelijke kwalitatieve en/of kwantitatieve selectiecriteria voor de nieuwe distributeurs;
• Zorg dat het selectief distributiesysteem duidelijk uitgewerkt is aan de hand van geanalyseerde en gedocumenteerde richtlijnen;
• Zorg dat je het selectieve distributiesysteem ook in de praktijk strikt, objectief en niet-discriminatoir toepast;
• Zorg voor een redelijke opzegtermijn.

West-Indisch Huis te Amsterdam, vrijdag 1 juni van 11.45 tot 15.00 uur.

Op vrijdag 1 juni 2012 organiseert deLex, uitgever van onder meer IE-Forum.nl wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tobias Cohen Jehoram, Christien Wildeman en Joris van Manen zullen de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht behandelen. Van iedere uitspraak zal de essentie en het belang voor de praktijk worden besproken, zodat u in slechts drie uur volledig op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak. Met o.a. de volgende uitspraken:
• Stokke / Marktplaats
• Concl. AG Huydecoper nzake Thuiskopie
• BREIN / Ziggo en XS4ALL
• BREIN / UPC c.s.
• BREIN / Piratenpartij

• Football Dataco

• HvJ EU Frisdrankenindustrie Winters / Red Bull
• HR Trianon / Revillon
• HR Bulldog / Red Bull

Kosten 
Deelname € 325,- per persoon (excl. BTW).
Sponsors van IE-Forum betalen slechts € 275 (excl. BTW).

Hier aanmelden

De Douane heeft een app (een applicatie voor mobiele telefoons) ontwikkeld, bedoeld voor reiziger. De app heet 'Is dit OK?'. Deze app laat zien wat u wel en niet van vakantie mee naar huis mag nemen.

De app 'Is dit OK?' geeft een overzicht van de regels die gelden voor onder meer namaakartikelen, bedreigde dier- en plantensoorten, nepwapens en contant geld. Daarnaast geeft de app informatie voor het omrekenen van bijvoorbeeld valuta en schoenmaten. Voor het gebruik van de app 'Is dit OK?' is geen verbinding met internet nodig. Downloaden en gebruik van de app is gratis.

Hoe komt u aan de app?
- iPhone
U vindt de app in de iTunes appstore (iPhone OS vanaf versie 3.1.2).
- Android OS (versie 1.5 t/m 2.1)
U vindt de app op www.douanereizigers.nl.
U wordt direct doorgestuurd naar de app.
- Andere telefoons: ga naar www.douanereizigers.nl. Deze site herkent uw telefoon en als deze geschikt is voor de app krijgt u de melding dat u de app kunt downloaden.

Volledig bericht is te vinden op: belastingdienst.nl

De BMM Student Award wordt jaarlijks door de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht toegekend aan een student voor een scriptie en/of artikel op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.

Een van de doelstellingen van BMM is de bevordering van de kennis van het merken- en modellenrecht van de leden. Gedurende de ruim 30 jaar dat de BMM bestaat, wordt aan deze doelstelling inhoud gegeven door onder andere het publiceren van artikelen in het BMM Bulletin. Om die reden kijkt de vereniging met veel interesse naar bijdragen van studenten op het vakgebied. Artikelen en scripties van studenten vormen veelal waardevolle bijdragen; nieuwe zienswijzen worden belicht en kritische geluiden worden gemaakt over wetgeving en rechtspraktijk.

Om studenten te enthousiasmeren en te stimuleren tot het schrijven van scripties en artikelen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten en zich daarin verder te specialiseren, kent het bestuur van de BMM deze prijs toe. De Award voor 2012 is een geldprijs van € 1000. De winnende bijdrage zal bovendien, eventueel in verkorte vorm, gepubliceerd worden in het BMM bulletin.

De sluitingsdatum is 1 juni 2012. De toekenning van de prijs zal plaatsvinden in november tijdens de BMM Najaarsbijeenkomst. Inzendingen kunnen worden aangeleverd via secretariaat@bmm.nl onder vermelding van “Student Award”. Het reglement kan geraadpleegd worden op de website.

[red. De winnaar van vorig jaar is auteur Tomas Westenbroek, met zijn scriptie 'Waarom is Bio- Claire beschrijvend en Aquaclean niet?"]

BMM Bulletin is nu ook online te lezen via de website www.bmmbulletin.nl De digitale versie van het tijdschrift wordt uitgegeven door uitgeverij deLex in samenwerking met BMM en Otto Cramwinckel. De website is gratis voor BMM leden en abonnees op het tijdschrift BMM Bulletin.

BMMBulletin.nl bevat een archief met de artikelen (PDF) die in de periode 2003-2011 zijn verschenen. Nieuw te verschijnen nummers worden tegelijk met het versturen van het folio tijdschrift online gezet. Voor online toegang heeft u uw BMM inloggegevens nodig. Klik hier als u uw gebruikersnaam en wachtwoord nogmaals wilt ontvangen o.v.v. inloggegevens BMM Bulletin.

BMM Bulletin is ook opgenomen in de databank Praktijkgebied IE met o.a. AMI (2003), Berichten IE (1969), IE-Forum.nl (2006) en IT en Recht (2010). Vraag hier een gratis proefabonnement aan.