Alle rechtspraak  

Gerecht EU 11 juli 2013, zaak T-208/12 (Think Schuhwerk / OHMI (Extrémités rouges de lacets de chaussures) - dossier
Gemeenschapsmerk. Vorm/kleurmerk (vgl. oranje sokkenpunten, IEF 9811). Fashion. Absolute weigeringsgronden altijd voor het algemeen belang. Ontbreken van onderscheidend vermogen voor het rode uiteinde van schoenveters. Vernietiging van beslissing R 1552/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 februari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker van de inschrijving van een merk dat de bescherming beoogt van de rode veteruiteinden van schoenen voor waren van klasse 25.

Het beroep wordt afgewezen. Rode schoenvetereinden die zijn aangemeld als 'Positionsmarke' [red. een merk met een bepaalde positie op of aan het product]. Verzoekster heeft geen bewijs kunnen leveren dat andere schoenontwerpen wezenlijk anders zijn of dat de roodgekleurde schoenvetereinden van de normen of gebruiken in de branche afwijken. Het beroep dat er geen algemeen belang bestaat om het aangemelde merk niet vrij te houden, wordt eveneens afgewezen. Iedere absolute weigeringsgrond is namelijk in het licht van het algemeen belang uit te leggen (r.o. 50 e.v.).

22 Die Klägerin trägt vor, es sei nicht ihre Sache, umfassend die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nachzuweisen. Sie habe jedoch Nachweise beigefügt, die zeigten, dass eine Marke, die rote Schnürsenkelenden aufweise, von den angesprochenen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis verstanden werde.

35 Im vorliegenden Fall besteht die Anmeldemarke, wie in der Anmeldung beschrieben, aus roten Schnürsenkelenden für Schnürschuhe. Wie die Beschwerdekammer feststellte, ist die Anmeldemarke eine „Positionsmarke“, was die Klägerin bestätigt. Diese Marke besteht in der roten Farbe, die an einer spezifischen Stelle der Schnürsenkel, ihrem Ende, an Schnürschuhen angebracht ist.

43 Das Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe fehlerhaft angenommen, die maßgeblichen Verkehrskreise bestünden aus dem allgemeinen Publikum, welches einen durchschnittlichen Grad an Aufmerksamkeit aufbringen werde, ist daher zurückzuweisen.

44 Was zweitens die Behauptung der Klägerin betrifft, eine Reihe von Schuhdesigns käme im vorliegenden Fall nicht in Betracht, da sie Herstellerin von Wellness-Schuhen sei, genügt die Feststellung, dass das HABM bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens nur, vorbehaltlich späterer Änderungen der Anmeldung, das in dieser enthaltene Warenverzeichnis berücksichtigen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil Orange Einfärbung des Zehenbereichs einer Socke, oben in Randnr. 31 angeführt, Randnr. 42). Im vorliegenden Fall werden jedoch im Verzeichnis der von der Anmeldemarke erfassten Waren ohne weitere Spezifizierung nur „Schuhwaren, insbesondere Schnürsenkel“ genannt.

49 Da die Beschwerdekammer feststellte, dass es auf dem Markt für Schuhe eine große gestalterische Vielfalt, insbesondere hinsichtlich der Farbgebung, gebe und dies die Gestaltung von Schnürsenkeln einschließe, was die Klägerin nicht bestreitet, kann die Klägerin nicht geltend machen, die roten Schnürsenkelenden wichen erheblich von der Norm oder Üblichkeit in der Branche ab. Darüber hinaus hat die Klägerin nichts vorgebracht, was dafür spräche, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Einfärbung von bestimmten Teilen von Schnürsenkeln gewöhnlich als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnähmen.

50 Viertens ist auch das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, es bestehe kein Allgemeininteresse daran, dass die Anmeldemarke für den Verkehr freigehalten werde.

51 Nach der Rechtsprechung ist nämlich jedes absolute Eintragungshindernis im Licht des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses auszulegen. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 untersagt die Eintragung als Gemeinschaftsmarke von Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wurde, da er das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass solche Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können und somit verfügbar bleiben. Hingegen ist dieses Kriterium, wonach Marken, die im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können, nicht eintragungsfähig sind, zwar im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c relevant, aber nicht dasjenige, das für die Auslegung des Buchst. b dieses Absatzes gilt (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Januar 2006, Deutsche SiSi-Werke/HABM, C‑173/04 P, Slg. 2006, I‑551, Randnrn. 62 und 63 und die dort angeführte Rechtsprechung; Urteil Auf einer Seite nach außen gewölbtes Rechteck in Purpur, oben in Randnr. 48 angeführt, Randnr. 38).

Rechtbank Den Haag 10 juli 2013,  HA ZA 12-1270 (Kuchenmeister GMBH tegen Lotte CO.LTD.)
Merkenrecht. Onvoldoende gebruik voor reële commerciële exploitatie. Merk vervallen verklaard. Kuchenmeister drijft een onderneming in de banketbakkersbranche. Zij heeft een licentie verleend aan Nestlé voor het op de markt brengen van koekjes onder het merk KOALA in België. Kuchenmeister is houder van de internationale merkinschrijvingen woordmerk KOALA en woord-beeldmerk KOALA, met gelding in de Benelux. Lotte is een Japanse onderneming die actief is in de zoetwarenbranche. Zij is houder van de internationale merkinschrijving met gelding in de Benelux voor het woordmerk KOALA.

In conventie vordert Kuchenmeister succesvol dat de rechtbank het recht op het Benelux-deel van het Lotte merk vervallen verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt. De reconventionele vordering tot stake van de merkinbreuk wordt afgewezen. Van koekjes mag in beginsel enige kwantiteit van de afzet worden verwacht. Dat zij zijn bestemd voor een niche markt, te weten Aziatische specialiteitenwinkels, neemt niet weg dat er wel sprake moet zijn van een (voor die markt) reëel commercieel gebruik.

Lotte wijst er op dat de producten bestemd zijn voor een niche markt, te weten Aziatische specialiteitenwinkels, zodat in dit geval geen grote kwantiteit van de afzet vereist is. Dat neemt echter niet weg dat er ook in geval van een niche markt wel sprake moet zijn van een (voor die markt) reëel commercieel gebruik. Voorts moet bedacht worden dat de onderhavige waren koekjes zijn, goedkope consumptieproducten met een houdbaarheidsdatum. Van een dergelijk product mag in beginsel enige kwantiteit van de afzet worden verwacht. Lotte heeft bovendien niet gesteld wat de gebruiken in die niche markt zijn, die maken dat het zeer beperkte gebruik in die markt toch gerechtvaardigd moet worden geacht om marktaandeel te verwerven of te behouden.

De rechtbank is van oordeel dat het gebruik (door Lotte) onvoldoende is (mede door de kwantiteit) om te kunnen spreken van een reële commerciële exploitatie die gericht is op het verkrijgen of behouden van een afzet in de Benelux. De rechtbank verklaart het merk vervallen en spreekt doorhaling daarvan ambtshalve uit.

De beoordeling - in conventie en reconventie
Normaal gebruik?
4.11. Uit het voorgaande volgt dat het enige gebruik in de Benelux dat de rechtbank feitelijk kan vaststellen er uit bestaat dat er koekjes voorzien van het Lotte merk in 2008 in Nederland zijn aangetroffen door de VWA en dat Liroy het Lotte merk sinds 2010 vermeldt op haar website.
4.12. De rechtbank is van oordeel dat dit gebruik onvoldoende is om te kunnen spreken van een reële commerciële exploitatie door Lotte die gericht is op het verkrijgen of behouden van een afzet in de Benelux. Lotte wijst er op dat de producten bestemd zijn voor een niche markt, te weten Aziatische specialiteitenwinkels, zodat in dit geval geen grote kwantiteit van de afzet vereist is. Dat neemt echter niet weg dat er ook in geval van een niche markt wel sprake moet zijn van een (voor die markt) reëel commercieel gebruik. Enige aanwezigheid van Lotte Koala koekjes in Nederland in 2008 en de vermelding van het Lotte merk op de website van een derde, Liroy, vormen, zonder nadere onderbouwing op welke wijze daarmee door Lotte getracht wordt marktaandeel in de Benelux te verwerven of te behouden, volstaan daarbij niet. Lotte heeft niet concreet aangegeven op welke wijze zij zelf (of Lotte China) probeert in de Benelux een afzet voor de Koala koekjes te vinden of te behouden. Ter comparitie is door de advocaat van Lotte verklaard dat er aan Liroy vanaf 2003 koekjes zijn geleverd voorzien van het Lotte merk als er bij Liroy vraag was. Die situatie duidt niet op een actieve poging van Lotte om marktaandeel in de Benelux te verwerven of te behouden voor haar Koala koekjes. Voorts moet bedacht worden dat de onderhavige waren koekjes zijn, goedkope consumptieproducten met een houdbaarheidsdatum. Van een dergelijk product mag in beginsel enige kwantiteit van de afzet worden verwacht. Daarnaast koopt het relevante publiek waarschijnlijk ook koekjes op de algemene markt, zodat deze producten tot op zekere hoogte ook concurreren met waren die buiten deze niche worden verhandeld. Lotte heeft ook niet gesteld welk marktaandeel haar koekjes in die specifieke niche markt in de Benelux hebben. Zij heeft bovendien niet gesteld wat de gebruiken in die niche markt zijn, die maken dat het zeer beperkte gebruik in die markt toch gerechtvaardigd moet worden geacht om marktaandeel te verwerven of te behouden.
4.13. De rechtbank stelt derhalve vast dat er in de relevante periode geen normaal gebruik van het Lotte merk is gemaakt, zodat zij in conventie het Lotte merk vervallen zal verklaren en overeenkomstig artikel 4.5 lid 3 BVIE de doorhaling daarvan ambtshalve zal uitspreken.

Reconventie
4.14. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Lotte in reconventie niet voor toewijzing in aanmerking komen.

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 3 juli 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:3992 ([M tegen STICHTING OMROP FRYSLÂN en X)
Uitspraak mede ingezonden door Max van Olden, Hilberts & Van Olden advocaten.
Onrechtmatige daad. Rectificatie. Verwijdering bericht van internet (nieuwsbericht op website omroep en postings internetforum). Verstrekken e-mailadres, IP-adres en NAW-gegevens. M. exploiteert een evenementenbureau met de naam "M. Events". X is houder van de domeinnaam "www.waldnet.nl" en tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting Waldnet. Op de website waldnet.nl wordt regionaal nieuws gepubliceerd en kunnen bezoekers (anoniem) reacties plaatsen op een forum onder de artikelen, zogenoemde postings. Op de website van Omrop Fryslân is in november 2012 het artikel 'Bedrigings feesten Dokkum nep' gepubliceerd waarin staat dat M. bedreigingen heeft verzonnen omdat hij de financiën niet rond zou kunnen krijgen (zie r.o. 2.15.).

M. heeft partijen gesommeerd het artikel respectievelijk de postings van hun websites te verwijderen en rectificaties te plaatsen. In feite komt een internetforum als waldnet.nl vaak neer op "digitale borrelpraat", hetgeen ook algemeen bekend mag worden verondersteld. Dit brengt mee dat niet al te snel tot onrechtmatigheid kan worden geconcludeerd. Een dergelijke website is echter geen vrijbrief om zonder dat er enige steun in beschikbaar feitenmateriaal voorhanden is, personen te beschuldigen van (ernstige) feiten of zich in een zodanige mate over iemand kwetsend uit te laten, dat zonder meer sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De berichten van 'mafia66' gaan (veel) verder dan het enkel "meediscussiëren" over de handel en wandel van M. en zijn ronduit diffamerend en bedreigend te noemen. X handelt onrechtmatig door te weigeren om deze berichten te verwijderen en de (beschikbare) gegevens van 'mafia66' niet te verstrekken.

De voorzieningenrechter oordeelt tot gedeeltelijke verwijdering van het artikel en de postings van "mafia66", rectificatie en het opgeven van informatie betreffende een van de postings.

2.15. Op de website van Omrop Fryslân (www.omropfryslan.nl, hierna te noemen: omropfryslan.nl) is op 2 november 2012 uur het volgende artikel gepubliceerd:
Bedrigings feesten Dokkum nep. Zeker vier boekingskantoren die artiesten zouden leveren voor de twee afgelaste feesten volgende week in Dokkum, geloven er niets van dat de organisator van de feesten is bedreigd. Zij denken dat organisator [[M] 1] de bedreigingen heeft verzonnen omdat hij de financiën niet rond kan krijgen. Ze hebben de ervaring met [[M] 1] dat hij vaak niet of te laat betaalt. Ze hebben nu ook allemaal nog geen geld van hem gekregen. De boekingskantoren zijn gebeld door de advocaat van [[M] 1]. [[M] 1] zei dat de feesten niet door kunnen gaan omdat er was gedreigd met een bommelding. De gemeente Dongeradeel heeft de vergunning voor de feesten ingetrokken omdat wegens bedreigingen de veiligheid niet kon worden gegarandeerd. De meeste boekingskantoren overwegen een schadeclaim richting [[M] 1]. [[M] 1] zelf wil niet op de bedreigingen aan zijn adres reageren.

4.14.2.
De voorzieningenrechter tekent hierbij aan dat het een ervaringsregel is dat in berichten op internetfora als waldnet.nl de nuance regelmatig ver te zoeken is en dat betwijfeld kan worden of de (anonieme) posters wel altijd over voldoende feitelijke achtergrondinformatie beschikken om hierop hun nog wel eens ongezouten mening te kunnen baseren. In feite komt een internetforum als waldnet.nl vaak neer op "digitale borrelpraat", hetgeen ook algemeen bekend mag worden verondersteld. Dit brengt mee dat niet al te snel tot onrechtmatigheid kan worden geconcludeerd. Een dergelijke website is echter geen vrijbrief om zonder dat er enige steun in beschikbaar feitenmateriaal voorhanden is, personen te beschuldigen van (ernstige) feiten of zich in een zodanige mate over iemand kwetsend uit te laten, dat zonder meer sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In het geval van [[M] 1] gaat het in essentie om de vraag of hij moet tolereren dat hij in diverse postings als "oplichter" wordt weggezet. De voorzieningenrechter volgt [[M] 1] in zijn stelling dat de bewijslast voor de juistheid van dit verwijt niet op hem rust, maar op degenen die dergelijke verwijten aan zijn adres maken. Daar staat tegenover dat [[M] 1] veelvuldig in de media is geweest en daarin uitlatingen heeft gedaan die op zijn minst twijfel doen rijzen aan de juistheid daarvan. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gewezen op de omstandigheid dat - zoals [[X] 2] op goede gronden heeft betoogd - er duidelijk reden is voor twijfel over het antwoord op de vraag of hij daadwerkelijk een groot bedrag, althans EUR 2.200.000,00, in de Mega Millions Jackpot heeft gewonnen. [[X] 2] heeft immers gemotiveerd tot zijn verweer aangevoerd dat [[M] 1] niet een van de personen is geweest die in de periode vanaf mei 2007 een bedrag in deze orde van grootte heeft gewonnen en [[M] 1] heeft er vervolgens voor gekozen om ter zitting de juistheid van dit verweer niet inhoudelijk te betwisten. Ook mag opmerkelijk genoemd worden dat [[M] 1] - volgens zijn uitlatingen in de Leeuwarder Courant van 30 januari 2013 - nog zou beschikken over negentig procent van zijn in het casino vergaarde vermogen en dit op een geblokkeerde bankrekening zou hebben gestort, terwijl hij sinds 27 maart 2012 in staat van faillissement verkeert en de curator de schuldenlast vooralsnog heeft vastgesteld op een bedrag van bijna EUR 1.000.000,00. Uit het bewuste krantenartikel blijkt dat de curator naar haar zeggen de bankrekening waar [[M] 1] op doelt niet heeft aangetroffen, hetgeen ook niet voor de hand ligt gelet op het voortduren van de faillietverklaring. [[M] 1] heeft - ook niet desgevraagd - ter zitting zijn eerdere uitlatingen op dit punt niet nader willen onderbouwen. Ten slotte is er - zonder hier naar volledigheid te willen streven - nog het voorbeeld van de actie ten behoeve van Warchild, die - naar niet in geschil is - het toegezegde bedrag van EUR 10.000,00 niet van [[M] 1] heeft ontvangen. Wat hier verder ook van moge zijn, in ieder geval kan geconstateerd worden dat aan [[M] 1] een bepaald beeld kleeft en wel in die zin dat bij het publiek wellicht niet geheel zonder enige grond het beeld kon ontstaan dat hij fantaseert, althans de feiten en omstandigheden waarover hij verhaalt fors aandikt, en toezeggingen niet nakomt (niet na kan komen). Onder deze omstandigheden is het in het algemeen niet zonder meer onrechtmatig te noemen dat hij op waldnet.nl in minder vleiende bewoordingen wordt omschreven. De beoordeling van de vorderingen jegens [[X] 2] zal mede tegen deze achtergrond dienen plaats te vinden. Ten aanzien van de vorderingen wordt als volgt overwogen.

4.14.7.
De berichten van "maffia66" zijn daarentegen naar het oordeel van de voorzieningenrechter wél onrechtmatig jegens [[M] 1]. Deze berichten gaan (veel) verder dan het enkel "meediscussiëren" over de handel en wandel van [[M] 1] en zijn ronduit diffamerend en bedreigend te noemen. [[X] 2] handelt dan ook onrechtmatig jegens [[M] 1] door te weigeren om deze berichten te verwijderen en de bij hem (beschikbare) gegevens over deze poster niet aan [[M] 1] te willen verstrekken. De vordering tot verwijdering en het verwijderd houden van deze postings zal daarom worden toegewezen. Voorts zal de vordering tot het plaatsen van een bericht onder het artikel worden toegewezen voor zover het om de postings van "maffia66" gaat. Tot slot zal ook de vordering tot het verstrekken van het e-mailadres, het IP-nummer, de naam en woonplaats van deze poster worden toegewezen. Uit de door [[X] 2] overgelegde gegevens (zie productie 3) blijkt niet dat hij de beschikking heeft over de adressen (anders dan de woonplaats) van personen die een account aanmaken bij waldnet.nl. De vordering zal in zoverre worden afgewezen. De voorzieningenrechter zal [[X] 2] voor het nakomen van de vorderingen een ruimere termijn toekennen dan door [[M] 1] is gevorderd, nu [[M] 1] geruime tijd heeft gewacht met het instellen van zijn vorderingen jegens [[X] 2].

De beslissing

De voorzieningenrechter

ten aanzien van Omrop Fryslân
5.1. gebiedt Omrop Fryslân om binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis het op omropfryslan.nl geplaatste artikel "Bedrigings feesten Dokkum nep" gedeeltelijk te verwijderen en verwijderd te houden en wel voor zover het gaat om de kop van het artikel en verder voor zover daarin tot uitdrukking is gebracht dat zeker vier boekingsbureau's denken dat [[M] 1] de bedreigingen in scène heeft gezet;
5.2. gebiedt Omrop Fryslân binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis op de homepage van omropfryslan.nl - zonder dat scrollen noodzakelijk is, in een goed leesbaar letterype met lettergrootte 12, met als aanhef "rectificatie", zonder begeleidende teksten en in een rood kader - een rectificatie te plaatsen met de volgende tekst: (zie 5.2.)
en wel voor de duur van veertien onafgebroken dagen vanaf het moment van plaatsing van de rectificatie;
ten aanzien van [[X] 2]

ten aanzien van [[X] 2]
5.6. gebiedt [[X] 2] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de berichten van "maffia66" onder het bericht "Bedreiging rondom festijn [[M] 1]" op waldnet.nl te verwijderen en verwijderd te houden;
5.7. gebiedt [[X] 2] om - binnen een dag nadat de berichten door hem zijn verwijderd - onder het in 5.6. bedoelde artikel een bericht te plaatsen met de tekst: "De postings van "maffia66" onder dit artikel zijn verwijderd op last van een vonnis van de voorzieningerechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, van 3 juli 2013."
5.8. gebiedt [[X] 2] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis het e-mailadres, het IP-nummer en de naam en woonplaats van "maffia66" aan [[M] 1] te verstrekken;

Lees de uitspraak ECLI:NL:RBNNE:2013:3992 (pdf)

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:8009 (Euronext c.s. tegen Tom c.s. en BinckBank)
Rechtspraak.nl: Merkinbreuk. Refererend merkgebruik. Loyaliteit ten opzichte van merkhouder. Gedaagden gebruiken voor de verhandeling van optieproducten op hun platform (TOM MTF. BinckBank en Alex) ticker symbolen die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de AEX-merken van eiseressen. Aandelen en opties worden op een beurs of MTF aangeduid met een unieke, vaak drie- of vierletterige code, het zogenaamde ticker symbol.

Euronext Amsterdam beheert en publiceert de AEX-index, een beursindex die het gewogen gemiddelde is van de 25 meest verhandelde fondsen op Euronext Amsterdam. BinckBank is in 2008 onder de naam “The Order Machine” (TOM), een handelsplatform gestart TOM MTF, waarop aandelen en opties verhandeld kunnen worden. Daags nadat Tom c.s. en BinckBank de optieproducten waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index hebben geïntroduceerd, is zij gesommeerd tekens voor haar ticker symbolen te staken.

Uit artikelen 12 aanhef en sub b GMVo respectievelijk 2.23 lid 1 sub b BVIE volgt een verplichting tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van een merkhouder. In casu geldt dat Tom c.s. met de AEX-merken gelijke althans overeenstemmende tekens gebruiken als productnaam om een concurrerend eigen product aan te duiden. De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden inbreuk te maken op de AEX-merken en laat TOM c.s. rectificeren.

4 De beoordeling
4.7. De merkenrechtelijke pijlen van Euronext c.s. richten zich op het gebruik door Tom c.s. en BinckBank van de tekens AEX, AEXT, AX1, AX1T, AX2, AX2T, AX4, AX4T, AX5, AX5T, A6, A6T, A10, A10T, A15, A15T, A20, A20T, A27, A27T en - in het geval van Tom c.s.6 – A1T t/m A5T, A7T t/m A9T, A11T t/m A14T, A16T t/m A19T, A21T t/m A26T, A28T t/m A31T als ticker symbolen voor TOM opties, met in het geval van Tom c.s. achter genoemde tekens steeds een toegevoegde ‘T’. Euronext c.s. meent dat die tekens, die gebruikt worden voor dezelfde waren en diensten als waarvoor de merken zijn ingeschreven, gelijk zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met primair, zo althans begrijpt de voorzieningenrechter de stellingen van Euronext c.s. ter zake, het merk AEX, althans, in subsidiaire sleutel, de merken AX1, AX2, AX4, AX5, A6, A10, A15, A20 en A27, althans dat door het gebruik van de tekens zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de AEX-merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, b en c GMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en d BVIE.

4.9. Tom c.s. en BinckBank worden in hun standpunt niet gevolgd. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie houdt de uit de Merkenrichtlijn7 afkomstige voorwaarde van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zoals opgenomen in de hiervoor in 4.8. aangehaalde bepalingen in wezen een verplichting in tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Bij de beoordeling of van eerlijk gebruik sprake is moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van het merk door de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk, alsook met de mate waarin die derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of diensten in de handel te brengen. Daarbij dient een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het geval te worden gemaakt.8 In casu geldt dat Tom c.s. en BinckBank de met de AEX-merken gelijke althans overeenstemmende tekens feitelijk gebruiken als productnaam om een met de NYSE Liffe opties concurrerend eigen product aan te duiden, hetgeen zich voorshands oordelend niet verdraagt met de hiervoor genoemde eisen zodat het gebruik van de tekens om die reden niet geoorloofd is. Hoewel het Tom c.s. en BinckBank vrijstaat aan te geven dat zij opties ter verhandeling aanbieden waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index op Euronext Amsterdam, bijvoorbeeld in haar (product)specificatie (zoals Euronext c.s. ook zelf stelt, vgl. paragraaf 154 pleitnota mrs. Van Manen en Van Schijndel), is het niet nodig om deze tekens ook in de productnaam, het ticker symbool, zelf op te nemen. Dit geldt te meer voor de met de afgeleide AEX-merken gelijke of overeenstemmende tekens (zoals AX1(T) en A6(T)). Euronext c.s. heeft ter zitting ook toegelicht dat andere spelers in de markt wel eigen ticker symbolen gebruiken, zodat het argument dat er geen zinvol alternatief zou bestaan, onjuist voorkomt. Het gebruik van de tekens doet ook afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Door de gelijkenis tussen de merken zoals ingeschreven en de tekens zoals door Tom c.s. en BinckBank gebruikt, indachtig ook het feit dat deze worden gebruikt voor dezelfde (beleggings)diensten en aangenomen moet worden dan het om bekende merken gaat, bestaat immers de mogelijkheid dat hierdoor bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken beleggingsdiensten, zijnde de gemiddelde belegger, verwarring wordt gewekt tussen de AEX-merken van Euronext c.s. en de door Tom c.s. en BinckBank gehanteerde tekens (directe (herkomst)verwarring), dan wel indirecte verwarring wordt gewekt, bijvoorbeeld doordat de indruk wordt gewekt dat Euronext c.s. en Tom c.s. een zekere commerciële (of bijzondere) relatie met elkaar onderhouden. Dit risico wordt nog versterkt door het feit dat bij Tom c.s. en BinckBank tot voor kort in NYSE Liffe opties kon worden gehandeld en deze gaandeweg zijn ‘omgezet’ in TOM opties. Tom c.s. en BinckBank hadden zich gelet op dit laatste ook bewust moeten zijn dat de gemiddelde consument zou kunnen denken dat er een commerciële band bestaat tussen Euronext c.s. enerzijds en Tom c.s. en BinckBank anderzijds. De door Tom c.s. en BinckBank gebruikte pop-up en disclaimer sluiten het ontstaan van bedoelde gedachte bij de gemiddelde consument niet uit, en nemen zo de verwarring niet weg op het punt waar die gecreëerd is.

4.10. De vordering sub III. zal op grond van het vorenstaande worden toegewezen als te melden in het dictum. De vordering III. sub d wordt afgewezen nu Euronext c.s. daarbij geen belang meer heeft omdat BinckBank het teken Euronext niet langer gebruikt. De vergelijkbare vordering I. sub iii heeft Euronext c.s. om die reden ook ingetrokken.

5 De beslissing - De voorzieningenrechter
5.1. verklaart Euronext c.s. niet-ontvankelijk in haar vorderingen I., II. en IV.;
5.2. gebiedt Tom c.s. en BinckBank binnen 4 weken na betekening van dit vonnis de inbreuk op de AEX-merken te staken en gestaakt te houden (...)
5.3. beveelt Tom c.s. en BinckBank om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis bovenaan op de homepage van hun respectieve websites (...) de navolgende tekst te plaatsen:
Op 8 juli 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat wij inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van NYSE Euronext. Op last van de rechter delen wij u mede dat op TOM MTF niet wordt gehandeld in NYSE Liffe (Euronext) opties waarvan de onderliggende waarde is gebaseerd op de stand van de AEX-index. Deze opties zijn ook niet via Binck en Alex verhandelbaar.

Rechtbank Amsterdam 12 juni 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:6541 (Chanel S.A.S. tegen Glamorous Fashion B.V. c.s.)
Uitspraak ingezonden door Maarten Rijks en Gino van Roeyen, BANNING Advocaten.
Merkenrecht. Fashion. Chanel, het internationaal bekende modehuis, is houdster van verschillende woord- en/of beeldmerken. Glamorous verkoopt kleding als groothandel aan de detailhandel en exploiteert daarnaast een webwinkel voor verkoop aan consumenten. Naast haar eigen merk verkoopt zij tevens kleding als agent voor andere merken. Chanel voert aan dat Glamorous met de verkoop van bepaalde T-shirts inbreuk maakt op het merkrecht van Chanel.

Met Chanel is de rechtbank van oordeel dat de totaalindruk die het door Glamorous gebruikte teken en het beeldmerk van Chanel maken een zodanige gelijkenis vertonen dat hierdoor verwarringsgevaar bestaat. Verder verwerpt de rechtbank de verweren van Glamorous c.s. aangezien de T-shirts met de combinatie van afbeeldingen, tekst en het op de gespiegelde C's gelijkende teken niet anders te begrijpen is als een verwijzing naar Chanel. Volgens de rechtbank is er sprake van merkinbreuk. Aangezien aannemelijk is dat Chanel ten gevolgen van de merkinbreuk schade heeft geleden zal de rechtbank de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure eveneens toewijzen. Glamorous wordt veroordeeld in de proceskosten.

4.3 Met Glamorous en B en anders dan Chanel acht de rechtbank de afbeelding op T-shirt 1 niet identiek aan het beeldmerk van Chanel. Onbetwist is immers dat geen sprake is van twee gespiegelde letters C, maar van twee gekruiste volledige cirkels. Daarbij is niet relevant of het een klein of groot verschil is, nu de tekens duidelijk niet identiek zijn. Chanel stelt echter wel terecht dat de afbeelding op T-shirt 1 overeenstemt met haar beeldmerk. (...) De rechtbank sluit bovendien aan bij de door Chanel ter comparitie aangehaalde jurisprudentie ten aanzien van  de relevantie van de totaalindruk van de twee afbeeldingen. In het onderhavige geval zijn het lettertype, de compositie en de proposities alle overeenstemmend met het beeldmerk van Chanel. Bovendien wijst Chanel er terecht op dat bij het dragen van het T-shirt het doorlopen van de cirkels onder de armen verdwijnt, zodat bij dragen toch vooral niet doorlopende gekruiste cirkels te zien zijn die overeenstemmen met de gespiegelde letters C van het beeldmerk van Chanel. Er is dus sprake van gebruik van een overeenstemmend teken als bedoeld in artikel 2.20 BVIE.

4.5 Met Chanel is de rechtbank van oordeel dat de totaalindruk die het door Glamorous gebruikte teken en het beeldmerk van Chanel maken een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, te weten de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, verwarring wordt gewekt tussen de tekens. (...) Nu de rechtbank op grond van de genoemde omstandigheden het verwarringsgevaar reeds aanneemt, kan het in het midden blijven of sprake is van nawerking van de eerdere (gestelde) merkinbreuken.

4.12 (...) Zodat onder 4.9 is overwogen zijn de T-shirts met de combinatie van afbeeldingen, tekst en het op de gespiegelde C's gelijkende teken niet anders te begrijpen dan als verwijzing naar Chanel. Zoals onder 4.5 reeds is overwogen, is een eventuele andere intentie van de ontwerper bij deze beoordeling niet relevant. (...) Dat met deze verwijzing ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het woordmerk en het beeldmerk van Chanel en afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van Chanel, is door Glamorous en B niet betwist. Daarmee is een inbreuk op de door artikel 2.20, lid 1, sub c, BVIE geboden bescherming gegeven. Nu dit voor toewijzing van het gevorderde niet uitmaakt, kan in het midden blijven of met T-shirts 2 en 3 (ook) inbreuk wordt gemaakt op de bescherming van artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:6541 (pdf)
HA ZA 12-1106 (afschrift)

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 33 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie april 2013.

Hof van Beroep Brussel 26 juni 2013, zaaknr. 2012/AR/2164 (Protea Biopharma tegen BBIE)
Merkenrecht. Afwijzing. Eiseres heeft het woordmerk 4ME gedeponeerd voor farmaceutische en medische producten/diensten. Het BBIE weigert de inschrijving omdat het beschrijvend van aard is, "het kan immers dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de waren; de spellingswijze heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op".

Geklaagd wordt over de beperkte motivering van de voorlopige weigeringsbeslissing, deze is nauwelijks meer dan met een stereotiepe formule waarmee wordt verwezen naar de verdragsregels die de absolute weigeringsgronden bepalen. Daaraan wordt voorbij gegaan. Het besluit luidt dat 4ME als teken volkomen banaal is en niets ongewoons heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten. De gemiddelde consument in de Benelux voldoende is vertrouwd is met de Engelse taal om 4ME na vertaling te vatten in hun gewone betekernis.

Daarenboven kent ook in de Benelux de ‘sms-taal’ of ‘chat-taal’ ruime verspreiding, waardoor verschillende woorden, al dan niet gecombineerd met cijfers, worden afgekort tot één letter en die aldus samengevoegde tekens een zinsdeel of zelfs zin uitdrukken. In dit geval zal het doorsnee publiek in het teken een Engelse afkorting herkennen en het percipiëren als ‘for you’, vertaald als ‘voor u’ of ‘pour toi’. De vordering wordt verworpen.

23. Zodoende, zelfs indien de definitieve weigeringsbeslissing ontoereikend is gemotiveerd, dan nog kan de BOlE tijdens de rechtspleging voor het hof alle relevante feiten en beschouwingen aanvoeren dat staving van het standpunt dat de absolute weigeringsgronden zich tegen de inschrijving van het merk verzetten. Zou de BOlE die pertinente feiten en verdragsregels niet aanvoeren, dan zou het hof dit ambtshalve dienen te dien indien het de overtuiging is toegedaan dat er effectief een absolute weigeringsgrond voorhanden is.

32. Het door eiseres gedeponeerde teken is samengesteld uit één cijfer en twee letters, die geheel tegen elkaar zijn geschoven, zonder enige ornamentele component, achtergrond of kleur. Het vertoont geen enkel opvallend visueel kenmerk en kan niet anders worden gepercipieerd dan in een verbaal cognitieve context. Het kan na perceptie niet anders worden geduid dan door het uit te spreken. Dat die perceptie ook voor ogen stond bij de keuze van het teken, moge ook blijken uit het feit dat de drie tekens (4, M en E) zonder meer tegen elkaar werden geschoven, zodat ze ook als één geheel worden voorgesteld.

33. Uit één en ander volgt dat de onderscheidende kracht van het teken 4ME moet worden beoordeeld vanuit zijn verbaal cognitieve perceptie door het doelpubliek.
(...)
Evenwel ziet die bewering over het hoofd dat wanneer het doelpubliek met een dergelijk verbaal cognitief teken wordt  geconfronteerd en er geen enkele andere aandachtstrekker mee verbonden is, het precies zal trachten er een uitspreekbare betekenis aan te geven.

34. Het Iijdt geen twijfel dat de gemiddelde consument op het territorium van de Benelux voldoende vertrouwd is met de Engelse taal om die woorden na vertaling te vatten in hun gewone betekernis. Daarenboven kent ook in de Benelux de ‘sms-taal’ of ‘chat-taal’ ruime verspreiding, waardoor verschillende woorden, al dan niet gecombineerd met cijfers, worden afgekort tot één letter en die aldus samengevoegde tekens een zinsdeel of zelft zin uitdrukken. In dit geval zal het doorsnee publiek in het teken een Engelse afkorting herkennen en het percipiëren als ‘for you’, vertaald als ‘voor u’ of ‘pour toi’.
Dit zal des te meer het geval zijn, nu, zoals verweerster aangeeft, de afgekorte woordterm ‘4me’ in vele combinaties wordt gebruikt door ondernemingen die heel verschillende waren of diensten aanbieden.

36. Het besluit luidt dan dat 4ME als teken volkomen banaal is en niets ongewoons heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten waardoor het deze zou kunnen doen herkennen als afkomstig van de onderneming van eiseres.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Airbus / OHMI (NEO) - Bevoegdheid overschreden door ambtshalve opnieuw te toetsen
B-C) GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE brunes / american blend sur fond bleu / rouge) - Beperkt onderscheidend vermogen ouder merk; totaalindruk geldt ook voor blauw en rood
D) Cytochroma Development / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) - Aanvullende overwegingen kunnen niet leiden tot vernietiging
E) ALOA vs ALOHA 100% Natural

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-236/12 (Airbus / OHMI (NEO))  - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1387/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 februari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „NEO” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 7, 12 en 39. Het beroep wordt gedeeltelijk afgewezen. De kamer van beroep heeft haar bevoegdheid overschreden door ambtshalve opnieuw de absolute weigeringsgronden te toetsen.

25 Het is juist dat verzoekster in de onderhavige zaak beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de onderzoeker in haar geheel heeft ingesteld bij de kamer van beroep, maar dit neemt niet weg dat de kamer van beroep volgens artikel 59, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 enkel rechtmatig uitspraak kon doen over verzoeksters vorderingen voor zover die door de lagere instantie waren afgewezen.

26 Hieruit volgt dat de kamer van beroep haar bevoegdheid, zoals die is gedefinieerd in artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 59, eerste zin, van deze verordening, heeft overschreden doordat zij de gemeenschapsmerkaanvraag met betrekking tot de in deze aanvraag vermelde diensten ambtshalve opnieuw aan de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 207/2009 heeft getoetst, en zij heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ter aanduiding van die diensten elk onderscheidend vermogen miste in de zin artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van deze verordening.

67 Aangezien het eerste middel, dat op schending van artikel 64, lid 1, en artikel 59 van verordening nr. 207/2009 is gebaseerd, gegrond is, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd voor zover daarbij is vastgesteld dat het aangevraagde merk beschrijvend van aard is en elk onderscheidend vermogen mist in de zin artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening, nr. 207/2009, wat de diensten van klasse 39 betreft, waarvoor inschrijving door de onderzoeker was toegestaan. Aangezien de andere middelen ongegrond zijn, moet het beroep voor het overige worden verworpen.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-78/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE brunes)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat de woordelementen „LIBERTE brunes” bevat, voor waren van de klassen 25, 30 en 34, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2109/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 december 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de communautaire woord- en beeldmerken die de woordelementen „LA LIBERTAD” bevatten, voor waren van de klassen 14 en 34. Het beroep wordt afgewezen. Een beperkt onderscheidend vermogen van een ouder merk kan alsnog tot verwarringsgevaar leiden, doordat de tekens en de waren overeenstemmen.

51 Zu dem Vorbringen, das Wort „LIBERTAD“ sei ein Begriff der spanischen Alltagssprache und weise daher eine geringe Kennzeichnungskraft auf, ist festzustellen, dass die geringe Kennzeichnungskraft einer Marke in Bezug auf die von dieser Marke erfassten Waren zu beurteilen ist. Im vorliegenden Fall ist der Begriff „LIBERTE“ für die betreffenden Waren nicht beschreibend und steht mit diesen in keinem unmittelbaren Zusammenhang, wie die Beschwerdekammer ebenfalls in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung konstatierte. Folglich ist dieses Vorbringen nicht begründet.

52 Jedenfalls steht die Anerkennung einer nur geringen Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht der Feststellung entgegen, dass im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr besteht. Zwar ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, doch stellt sie nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar. Auch im Fall einer älteren Marke mit nur geringer Kennzeichnungskraft kann deshalb insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren Verwechslungsgefahr bestehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM – Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T‑134/06, Slg. 2007, II‑5213, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).

53 Nach alledem ist der einzige Klagegrund zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-205/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond bleu))  - dossier en Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-206/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge))  - dossier

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-106/12 (Cytochroma Development / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN))  - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ALPHAREN” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R1235/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 2 december 2011 houdende verwerping, voor de tweede maal, van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale woordmerken „ALPHA D3” voor waren van klasse 5 is ingesteld, na de gedeeltelijke vernietiging van de aanvankelijke beslissing bij het arrest van het Gerecht van 9 februari 2011 in zaak T-222/09, Ineos Healthcare/BHIM - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN). Het beroep wordt toegewezen. De beslissing is volledigheidshalve aangevuld met overwegingen, deze aanvullende overwegingen kunnen niet tot de vernietiging leiden.

55 First, however, it is apparent from paragraph 59 of the contested decision that, according to the Board of Appeal, the information filed solely by the parties in the proceedings which led to the 2009 decision, together with the information filed by Teva in reply to the Board of Appeal’s communication, was sufficient for it to rule on the similarity of the goods at issue, with no need to rely on the documents discovered through its own preliminary investigation.

56 Secondly, that finding is borne out by paragraphs 65 to 78 of the contested decision, from which it is clear that, for the purposes of assessing the similarity of the goods at issue, the Board of Appeal did not rely on the information which had made the 2009 decision unlawful. It follows that the Board of Appeal’s considerations in paragraphs 42, 47 and 58 of the contested decision must be regarded as having been included for the sake of completeness.

58 Consequently, the present plea must be rejected as ineffective.

59 It follows from all of the foregoing that the contested decision must be annulled.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-243/13 (Warsteiner/OHMI (ALOHA 100% NATURAL)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „ALOHA 100 % NATURAL” voor waren van klasse 32 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1058/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 maart 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „ALOA” voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen, omdat er verwarringsgevaar bestaat.

38 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass zum einen die in Rede stehenden Waren identisch sind und zum anderen die einander gegenüberstehenden Zeichen insgesamt ähnlich sind. Insbesondere weisen diese Zeichen einen gewissen Grad an visueller Ähnlichkeit, der zumindest als ein mittlerer Grad eingestuft werden kann, und einen erhöhten Grad an klanglicher Ähnlichkeit auf. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass das Wort „ALOHA“, das das dominierende Element der angemeldeten Marke bildet, die ältere Marke vollständig wiedergibt und bloß den zusätzlichen Buchstaben „H“ enthält, der nicht geeignet erscheint, beim relevanten Publikum eine hinreichende Wirkung zu erzeugen.

Supreme court of appeal of South Africa 28 februari 2013, 187/12 [2013] ZASCA 3 (Adidas AG and Another v Pepkor Retail Ltd)
Zie eerder IEF 10695. Merkenrecht. "Passing off". Adidas beroept zich op haar bekende drie parallelle strepenmerk. Pepkor gebruikt twee of vier parallelle strepen op haar sportschoenen.

Het gebruik van twee en vier evenwijdige strepen op schoenen wordt als merkgebruik aangemerkt en niet als versiering of ter verfraaiing. Het is niet ontoelaatbaar dat Adidas de omvang van haar merkrechten oprekt. Het feit dat het drie-strepen-merk van Adidas zo bekend is, vergroot het verwarringsgevaar.

De tekens van Pepkor, bestaande uit twee brede strepen, zijn overduidelijk anders en niet verwarringwekkend gelijk aan de merken van Adidas. Twee schoenen van Pepkor met vier strepen erop maken wel inbreuk op de merkrechten en het wordt Pepkor verboden om deze schoenen aan te bieden alsof zij van Adidas af (kunnen) komen.

[11] The first appellant alleged that the respondent was infringing its rights in terms of s 34(1)(a) of the Act by using two and four parallel stripes of a particular configuration on six different items of sporting footwear, which included five trainers and one soccer boot5 and are depicted in the schedule at the end of this judgment.6 These are -
(1) The LDS Sports shoe bearing four stripes (annexures TB8 and AA16); [red. niet toegestaan]
(2) The Mens’ ATH Leisure shoe bearing four stripes (annexures TB9 and AA17); [red. niet toegestaan]
(3) The soccer boot bearing four stripes (annexures TB10, AA18 and AA19); [red. wel toegestaan]
(4) The Boys’ ATH Leisure shoe bearing four stripes (annexures TB11, AA20 and AA21); [red. wel toegestaan]
(5) The ‘Hang Ten’ shoe bearing two stripes (annexures TB12, AA22 and AA23); [red. wel toegestaan]
(6) The ‘Girls Must Have’ shoe bearing two stripes (annexures TB13, AA24 and AA25). [red. wel toegestaan]

[25] When making the comparison it is permissible to refer to the trademarks as they are applied to the appellants’ sporting footwear. When this is done, it is immediately apparent, on first impression, that the four stripe marks on the respondents soccer boot (TB10) and the respondent’s Boys ATH Leisure Shoe (TB11) and the two stripe marks on the respondent’s ‘Hang Ten’ sports shoe (TB12) and the respondent’s ‘Girls Must Have’ shoe (TB13) are not similar to the first appellant’s trademarks and consequently that there is no likelihood of deception or confusion. That leaves the four mark stripe on the LDS Sportshoe (TB8) and on the Men’s ATH Leisure Shoe (TB9).

[34] It will be convenient to deal first with the alleged passing off of the ‘Hang Ten’ and ‘Girls Must Have’ shoes as the Superstar shoe. The most prominent feature of the Superstar shoe is obviously the three stripe trade mark. In my view the two stripe marks on the respondent’s shoes, which are widely spaced, are clearly different from the stripes on the Superstar shoes and are not confusingly similar to the appellants’ trade mark. In addition the Superstar shoe prominently features the adidas name and trefoil device on the back of the heel , the tongue of the shoe and the insole, while the respondent’s shoes prominently feature the ‘Hang Ten’ and ‘actif’ trademarks on the back of the heel, the tongue of the shoe and on the insole. The marks on the respondent’s shoes therefore clearly identify the products in such a way that the notional purchaser of the shoes would not be misled. The appellants have therefore not made out a case of passing off in respect of the Superstar shoe.

[39] (...) The order of the court a quo dismissing the application with costs is set aside and replaced by the following order:
‘(a) The respondent is interdicted and restrained from infringing the first applicant’s rights acquired by the registration of trade-marks numbers 1957/01959, 1995/12283, 1980/6446 and 2000/18582 (‘the registered trademarks’) by using in the course of trade in relation to goods for which the registered trademarks are registered, a mark consisting of four parallel stripes of a colour or material different from the colour or material of the footwear, and on the outside of the uppers of the footwear, to which they are applied, as represented in annexures TB8 and TB9 to the founding affidavit of Timothy George James Behean (‘the infringing marks’) or any other mark so nearly resembling the registered trademarks as to be likely to deceive or cause confusion as contemplated in s 34(1)(a) of the Trade Marks Act 194 of 1993 (‘the Act’);

Lees de uitspraak hier (pdf)

UK Trade Mark Registry 20 juni 2013, O-257-13, oppositienr. 101495 (KIT KAT)
Vormmerk. Oppositie na IEF 12171. Marktonderzoek (90% herkenning). Behalve voor 'cakes and pastries' wordt de inschrijving geweigerd. De aanwezigheid van groeven is om een technisch resultaat te bereiken, namelijk om het product te breken voor consumptie. Het is geen esthetisch, maar vooral een technisch ontwerp. Het feit dat het product meestal in een verpakking wordt verkocht zodanig dat de vorm niet kan worden waargenomen, dat het product is ontworpen om gebroken te worden en de benadrukking van 'the break' in de marketing van Nestlé, draagt hieraan bij.

26. According to Mr Malivoire’s statement, 90% (426) of these respondents mentioned KIT KAT in their answers (...)

28. In cross examination Mr Malivoire was challenged by Mr Mitcheson as to whether the second survey was conducted at a sufficient number of locations. The survey was conducted at 18 locations whereas in a recent passing off case13 Mr Malivoire had given evidence that 29-40 locations were required for a reliable street survey. Mr Malivoire explained that the reference to 29-40 was an error. He had meant to say 20-40 locations. Basically he recommended 25 respondents per location and therefore if the total survey sample was 500-1000 (which would be typical) that means 20-40 locations. The 18 locations in this survey were not far off the recommended 20 for a survey of 500(ish) people. I am satisfied with Mr Malivoire’s explanation. I am also satisfied that the second survey was large enough to provide meaningful results. It should be remembered that the object of the survey was to establish whether a “significant proportion” of the relevant public recognise the opposed mark as distinctive of the goods of a particular undertaking. One is not therefore looking for the sort of precision that is necessary in order to accurately predict the outcome of an election. Indeed the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) has cautioned against reliance solely on general abstract data such as predetermined percentages.

75. The presence of breaking grooves is necessary to achieve a technical result: to permit the product to be broken up for consumption. There is a choice as to whether to run the grooves horizontally across the width of the bar or vertically down its length or (probably not in the case of wafer bars) both.

85. (...) However, the shape at issue is not an aesthetic design. For the reasons given above, it is a functional one. That is consistent with:
i) The fact that the goods have usually been sold wrapped in such a way that the shape cannot be seen until after purchase;
ii) The product is designed to be broken up and consumed;
iii) The emphasis given in the applicant’s marketing to the breakability of the fingers of the bar.

109 (...) In these circumstances it seems likely that consumers rely only on the word mark KIT KAT and the other word and the pictorial marks used in relation to the goods in order to identify the trade origin of the products. They associate the shape with KIT KAT (and therefore with Néstle), but no more than that. Therefore, if it is necessary to show that consumers have come to rely on the shape mark in order to distinguish the trade source of the goods at issue, the claim of acquired distinctiveness fails.

110. Subsequent to the hearing I was informed that the Second Board of Appeal at OHIM had reversed an earlier decision of the Cancellation division to cancel the mark at issue in these proceedings, which is also registered as a CTM under No.2632529. I have carefully considered the decision of the Board of Appeal, but I regret that I must differ from their conclusions on distinctiveness and functionality. In this respect I note that:
i) The CTM was not registered for chocolate, chocolate products, chocolate confectionery or wafers (although it was registered for biscuits);
ii) It is not clear that the Board of Appeal had the expert evidence that has been filed in these proceedings:
iii) The Board of Appeal did not have the benefit of hearing cross examination of experts on their evidence about the functionality and manufacturing considerations related to various aspects of the shape.

Conclusion
111. The application is refused, except in relation to cakes and pastries.