Woord- en of beeldmerk  

Volgens Porsche is het gebruik van de domeinnamen nog geen merkgebruik. Het Hof volgt deze redenatie en oordeelt: 'in dit geval is geen sprake van gebruik van de TARGA-merken ter onderscheiding van waren of diensten, temeer nu op de website uitsluitend diensten worden aangeboden onder de aanduiding CONNECT.' Fiat heeft geen normaal gebruik gemaakt van de TARGA-merken gedurende  een onafgebroken tijdvak van vijf jaren. 

De stelling van Fiat dat Porsche geen belang zou hebben bij een vervallenverklaring van de merken omdat ook een verbod wordt gevorderd gaat niet op. Niet is gebleken dat Porsche hierdoor onbehoorlijk zou handelen. Ook de stelling dat de inbreukprocedure van Porsche het non-usus zou kunnen rechtvaardigen gaat terecht niet op. Een procedure staat niet aan het gebruik van een merk in de weg. Fiat heeft meer succes in haar verweer tegen de inbreukvorderingen van Porsche.

Hoewel het verweer van Fiat dat het merk TARGA vanaf depotdatum elk onderscheidend vermogen zou missen, omdat de aanduiding een soort koetswerk zou beschrijven, niet op gaat, is dit wel aanleiding voor het Hof om geen uitspraak te doen of het merk tot een soortnaam geworden is. Porsche heeft haar merk wel normaal gebruikt. Het beroep op non-usus door Fiat wordt verworpen. De inbreukvorderingen van Porsche slagen ook in hoger beroep niet.

Het Hof oordeelt gelijk aan haar antwoord op het non-usus verweer van Porsche dat er geen sprake is van merkgebruik door Fiat of dreigend gebruik. Het enkel registreren van een domeinnaam betekent niet dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het merk TARGA. Het Hof is niet gebleken dat de website specifiek op het publiek in de Benelux is gericht.

De enige verdere aanwijzingen in het dossier waren ongedateerde verpakkingsmodellen van de betrokken waren. Gesteld dat deze konden dienen tot staving van de „wijze” van gebruik van het merk (vruchtensappen) en eventueel de „plaats” (de modellen dragen Duitse opschriften), dan nog bevatten ze geen aanwijzingen voor de duur en de omvang van dat gebruik.

Ten slotte zij opgemerkt dat het voor verzoekster niet moeilijk zou zijn geweest, meer gegevens aan te dragen om de opsomming in de verklaring onder belofte te onderbouwen, zoals facturen, catalogi of krantenadvertenties. Deze gegevens had zij met name voor de kamer van beroep kunnen overleggen, te meer daar in de beslissing van de oppositieafdeling reeds sprake was van onvoldoende bewijs voor het gebruik van het merk.

Van schending van het recht om gehoord  en schending van het 'lijdelijkheidsbeginsel' is ook geen sprake:

-Aangaande het recht om voor de kamer van beroep zelf te worden gehoord, zij eraan herinnerd dat de beoordeling van de feiten deel uitmaakt van het nemen van de beslissing. Het recht om te worden gehoord heeft betrekking op alle gegevens, feitelijk of rechtens, waarop de beslissing is gebaseerd, maar niet op de beslissing die het bestuursorgaan voornemens is te nemen

-Verzoekster stelt dat het „lijdelijkheidsbeginsel” dat volgens haar in artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 is geformuleerd, impliceert dat de kamer van beroep, zolang deze geen reden had om naar aanleiding van een opmerking van interveniënte of andersluidende aanwijzingen in de stukken, te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de bij wege van de verklaring onder belofte verstrekte opgaven, niet het recht had, ambtshalve de opgaven te betwisten en aan de verklaring onder belofte slechts een geringere bewijskracht toe te kennen.

Maar gezien het feit dat interveniënte haar aanvraag tot inschrijving van het merk Salvita niet heeft ingetrokken, dat het aan verzoekster was om het normale gebruik van haar merk te bewijzen en dat dit bewijs in casu niet is geleverd, dient te worden geconcludeerd dat het BHIM de oppositie terecht heeft afgewezen, ook al heeft interveniënte de door verzoekster ter ondersteuning van haar oppositie aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten niet betwist en ook al heeft interveniënte de lijst van de in haar inschrijvingsaanvraag bedoelde waren heeft beperkt en daarmee volgens verzoekster impliciet erkend dat het normale gebruik van het merk was bewezen. Lees arrest

78.   Das Gericht hat nämlich aus dem Umstand, dass die Bestandteile des streitigen Zeichens für die Präsentation der in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden könnten, gefolgert, dass diese Bestandteile nicht unterscheidungskräftig seien.

79.   Wie jedoch oben erläutert wurde, ist dieses Kriterium zwar für Bestandteile relevant, die wie hier der Wortbestandteil „BioID“ die in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale beschreiben, nicht jedoch für Bildbestandteile wie die Schriftart Arial, einen einfachen Punkt oder den Bestandteil ®. Auch wenn diese Bestandteile, denen für sich genommen keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen zukommt, für die Präsentation der von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet werden können, bedeutet dies allein nicht, dass sie für diese Waren und Dienstleistungen ohne jede Unterscheidungskraft sind.

101. Wie oben dargelegt, setzt sich das streitige Bildzeichen aus einem Wortbestandteil, dem Wortzeichen „BioID“, sowie Bildelementen zusammen, die zum einen aus den typografischen Merkmalen dieses Wortzeichens und zum anderen aus den hinter dem Wortzeichen platzierten grafischen Elementen, nämlich einem Punkt und dem Zeichen ®, bestehen.

102. Was das Wortzeichen „BioID“ betrifft, so ist festgestellt worden, dass es von den maßgeblichen Verkehrskreisen, die aus Personen bestehen, die über die betreffenden Waren und Dienstleistungen gut unterrichtet sind, als Verbindung der beiden Abkürzungen „Bio“ und „ID“ in der Bedeutung „biometrical identification“ (biometrische Identifikation) verstanden werden kann. Wir haben ebenfalls gesehen, dass es sich bei der biometrischen Identifikation um eine der technischen Funktionen der in der Anmeldung genannten Waren handelt, und dass sie unmittelbar auf eine der Eigenschaften der im Antrag genannten Dienstleistungen Bezug nimmt oder mit diesen in einem engen funktionellen Zusammenhang steht. Somit steht fest, dass die Abkürzung „BioID“ als Wortbestandteil des Zeichens nur ein Merkmal der in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen beschreibt und hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.

103. Was die Bildbestandteile des streitigen Zeichens anbelangt, so ist zunächst hinsichtlich der zur Darstellung des Wortzeichens „BioID“ verwendeten Schreibweise festgestellt worden, dass die Schrift Arial im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich verwendet wird. Aus den Erörterungen geht ebenfalls hervor, dass der Punkt hinter dem Wortzeichen „BioID“ üblicherweise als letzter Bestandteil einer Wortmarke verwendet wird, um darauf hinzuweisen, dass eine Abkürzung vorliegt. Was den Bestandteil ® betrifft, so zeigt er im Allgemeinen an, dass das mit ihm verbundene Zeichen als Marke für ein bestimmtes Gebiet eingetragen ist.

104. Diesen Feststellungen lässt sich entnehmen, dass keinem der Bildbestandteile des streitigen Zeichens für sich genommen eine besondere Unterscheidungskraft in Bezug auf die in der Anmeldung genannten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Das streitige Zeichen besteht somit aus einem Wortbestandteil, der die Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibt, und aus Bildbestandteilen, die für sich genommen in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen ebenfalls nicht unterscheidungskräftig sind.

105. Die Betrachtung des von der Marke als Ganzem hervorgerufenen Gesamteindrucks führt zu der Feststellung, dass das Zusammenspiel dieser verschiedenen Bestandteile nicht geeignet ist, der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Der Wortbestandteil „BioID“ ist offensichtlich der dominierende Bestandteil, der bei der Untersuchung des streitigen Zeichens als Ganzem hervorsticht. Die für diesen Bestandteil verwendete Schreibweise ist gewöhnlich. Was den Punkt und den Bestandteil ® betrifft, so ist ihre Bedeutung für das Zeichen im Vergleich zu dem Wortbestandteil „BioID“ völlig zu vernachlässigen.

106. Somit ist festzustellen, dass die Bildbestandteile des Zeichens die mögliche Bedeutung des Wortzeichens „BioID“ für die maßgeblichen Verkehrskreise und somit dessen beschreibenden Charakter in keiner Weise beeinträchtigen können. Vielmehr kann man sagen, dass sie diese Bedeutung verstärken oder zu ihr beitragen. Wie bereits festgestellt, werden die beiden letzten Buchstaben des Wortzeichens „BioID“ groß geschrieben, während die vorangehenden Buchstaben klein geschrieben sind. Ferner ist die Strichstärke der beiden letzten Buchstaben „ID“ schmaler als die Strichstärke der drei vorangehenden Buchstaben. Die unterschiedliche Schreibweise verstärkt den Eindruck, dass das Wortzeichen „BioID“ aus den beiden gesonderten Bestandteilen „Bio“ und „ID“ zusammengesetzt ist. Ebenso bestätigt der Punkt hinter dem Wortzeichen entsprechend seiner gewöhnlichen Bedeutung im Bereich der Marken, dass es sich bei dem komplexen Zeichen „BioID“ um Abkürzungen handelt.

107. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass dem streitigen Zeichen in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft zukommt. Somit ist die Klage von BioID gegen die streitige Entscheidung abzuweisen. Lees arrest.

Daardoor zou bij de koper de gedachte kunnen postvatten dat met de whisky is "geknoeid." Daarbij werd mede in aanmerking genoemen dat Chivas Regal een hoogwaardige kwaliteit bezit en in 2003 in "Wine Enthusiast Magazine" uitgeroepen was tot "distiller of the year".

Ondanks dat de whisky alleen was opgeslagen, en dus door Maxifood nog niet was doorverkocht, was volgens het Hof toch sprake van (dreigend) merkgebruik, omdat "Maxifood als eigenares over de partijen whisky kan beschikken en de bestemming daarvan kan bepalen. Mede daarom is er "voldoende vrees dat Maxiffod de inbeslaggenomen partijen whisky of een gedeelte daarvan eveneens zal verkopen aan een binnen de EER gevestigde afnemer en aldus het merk zal gebruiken." Lees arrestLees arrest

3.6. TV 10 heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het gebruik dat zij van haar merk heeft gemaakt niet symbolisch dan wel slechts gericht op rechtshandhaving is geweest. Aannemelijk is dat TV 10 haar merk in de afgelopen jaren is blijven gebruiken voor de commerciële exploitatie van haar televisieuitzendrechten.

TV 10 heeft derhalve haar logo TV 10 niet alleen intern (dat wil zeggen binnen de sfeer van haar aandeelhouders en licentiehouders) gebruikt. Weliswaar is dit gebruik beperkt van omvang, maar het is wel regelmatig, frequent en niet beperkt tot een uiterst geringe periode. Voorts houdt dit gebruik voldoende verband met de exploitatie van de door TV 10 aangeboden diensten, zodat dit gebruik aan te merken is als gebruik ten behoeve van het behoud van de afzet van die diensten. In ieder geval is sprake van meer dan symbolisch gebruik.

Voormeld gebruik valt -anders dan Talpa van mening is- niet als handelsnaamgebruik te kwalificeren. Juist het hanteren van een logo wijst in casu op het gebruik (in iets afwij-kende vorm) van haar woordmerk TV 10. Het verweer van Talpa dat het gebruik van het merk niet voor het televisiepubliek kenbaar is geweest, wordt verworpen aangezien voor normaal gebruik voldoende is dat gebruik binnen de televisiebranche heeft plaatsgevonden.

3.7. Talpa heeft voorts gesteld dat het merk TV 10 onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

3.8. Nu de diensten waarvoor TV10 haar merk heeft gedeponeerd bestemd zijn voor alle consumenten, moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, waaronder televisiekijkers, aanbieders van televisieprogramma’s en afnemers van reclamezendtijd. Voorshands dient te worden geoordeeld dat deze consument, indien hij wordt geconfronteerd met het merk TV10, voldoende in staat zal zijn de oorsprong van de diensten te herkennen als zijnde specifiek afkomstig van eiseres.

Aan dit alles doet niet af dat een afkorting in combinatie met een cijfer niet ongebruikelijk is om een bepaalde televisiezender aan te duiden. Ook niet indien het cijfer niet de bedoeling heeft een zendernummer te claimen. Een en ander brengt tegen de achtergrond van het voorgaande niet mee dat het merk TV10 louter beschrijvend is, maar voldoende onderscheidend vermogen heeft.

3.9. TV 10 en de Talpatekens TIEN, TVTIEN, TV=TIEN, TIEN=TV en TIEN.TV zijn immers begripsmatig en auditief in sterke mate gelijkend en het gaat om identieke diensten, te weten televisiediensten. In beide gevallen gaat het om de naam van een televisiezender. Daaraan doet niet af dat TV 10 de afgelopen jaren slechts op beperkte schaal onder haar eigen naam heeft uitgezonden. TV 10 is bovendien gerechtigd hetzij zelf hetzij via een licentiehouder onder de naam TV 10 bepaalde nieuwe programma’s uit te zenden, zoals daartoe op 22 april 2005 het voornemen kenbaar is gemaakt. Bij handhaving van het gebruik door Talpa van haar tekens is het gevaar voor verwarring dan ook niet alleen bij bijvoorbeeld afnemers van reclamezendtijd maar ook bij het brede televisiekijkende publiek reëel. TV 10 heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat reeds thans bij het televisiekijkend publiek na bekendmaking van de plannen van Talpa reeds verwarring is ontstaan en TV 10 door het publiek wordt geassocieerd met Talpa.

3.10. Nu Talpa onder de naam TIEN diensten gaat verrichten en programma’s gaat uitzenden, kan TV 10 als houder van de oudere handelsnaam TV 10 het gebruik van het merk/teken TIEN voor die diensten en programma’s verbieden. Dat er sprake is van verwarringsgevaar is in het voorgaande reeds besproken en dat de handelsnaam TV 10 door het gebruik van het merk/teken TIEN zal verwateren is evident. Immers TIEN bezit thans reeds een grotere naamsbekendheid dan TV 10 zodat de onderscheidende kracht van de handelsnaam TV 10 voor eiseres geheel verloren gaat. In dat verband verdient opmerking dat -hoewel Talpa formeel de handelsnaam TIEN niet voert- bovendien de vrees gerechtvaardigd is, dat TIEN niet alleen als het merk maar ook als de handelsnaam van Talpa wordt beschouwd.

Lees vonnis.

1) schending artikel 6 EVRM, omdat het OHIM verzoekster niet naar behoren zou hebben ingelicht

2) schending regels 55, 61 en 65 verordening nr. 2868/95, omdat uit de kennisgeving niet zou blijken dat de beslissing is ondertekend en deze zou zijn voorzien van de voorgeschreven stempelafdruk

3) schending artikel 59 van verordening nr. 40/49, omdat de betaling van de broepstaks zou volstaan om officieel beroep in te stellen

Het Gerecht van eerste aanleg maakt terecht korte metten met deze middelen.

1) Het middel is niet tijdens de administratieve fase van de procedure voor het OHIM aangevoerd. Het Gerecht richt zich op toetsing van de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het OHIM aan de hand van de rechtsvragen die voor de kamer van beroep zijn gebracht.

2) Ook dit middel is niet aangevoerd in de administratieve fase van de procedure voor het OHIM.

3) Het enkel overmaken van de beroepstaks is niet voldoende voor een geldig beroep. Het beroep moet binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing schriftelijk zijn ingesteld bij het OHIM. Het beroep moet bovendien aanduiden welke beslissing wordt aangevochten en aangeven in hoeverre wijziging of herziening van de beslissing wordt verlangd. De beroepstaks moet binnen twee maanden zijn betaald en de gronden van het beroep moeten binnen vier maanden na de bestreden beslissing zijn ingediend. 

Ten overvloede overweegt het Gerecht nog: "En wat het herstel in de vorige toestand betreft, de bewoordingen van artikel 78 van verordening nr. 40/94 sluiten de toepassing van dit beginsel niet uit in geval van een fout van een gemachtigde. Dit laat onverlet dat moet worden voldaan aan de voorwaarden hiervoor, met name dat alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid is betracht." Lees arrest