Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 5 augustus 2009, LJN: BJ5623, [L] tegen Bucan International B.V.

Merkenrecht. Verstekvonnis zonder feiten, maar met beoordeling en beslissing. Voldoende belang bij verval rechten op het woordmerk LONNEKE ENGEL. Doorhaling. Vordering tot vergoeding volledige proceskosten afgewezen. Toepassing artikel 1019h Rv naar doel en strekking van de Handhavingsrichtlijn. De vordering strekkende tot verval van de inschrijving van een ouder merk van gedaagde met het oog op een door eiseres gewenste inschrijving van haar eigen jonger merk kan niet worden aangemerkt als een vordering die strikt genomen strekt tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Artikel 1019h Rv blijft in deze zaak buiten toepassing. 

2.2. Als gesteld en niet weersproken gaat de rechtbank er vanuit dat gedaagde het woordmerk LONNEKE als Benelux merk heeft ingeschreven onder nummer 622100 voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 35, 39, 41, 42, 43, 44 en 45. Eveneens is onweersproken gesteld dat gedaagde gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk LONNEKE heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

2.3. Nu eiseres ook voldoende belang heeft gesteld bij het verval van de uit de voornoemde inschrijving voortvloeiende rechten op het woordmerk LONNEKE ENGEL, komt de rechtbank de vordering tot vervallenverklaring van het merkrecht niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal deze op de voet van artikel 2.26 lid 2 BVIE aanhef en sub a worden toegewezen evenals het medegevorderde bevel tot doorhaling van de inschrijving.

2.4. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Voor toewijzing van de volledige proceskosten ingevolge artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bestaat in deze procedure onvoldoende grond. Artikel 1019h Rv maakt deel uit van een reeks wettelijke bepalingen (in een nieuwe titel 15 Rv) die op 1 mei 2007 in werking traden ter uitvoering van de Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (verder: de Handhavingsrichtlijn). Die richtlijn beoogt de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te harmoniseren teneinde inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in het algemeen en grootschalige namaak en piraterij in het bijzonder effectiever te kunnen bestrijden. Artikel 1019h Rv moet naar doel en strekking van de Handhavingsrichtlijn worden toegepast.
De onderhavige procedure - die strekt tot verval van de inschrijving van een ouder merk van gedaagde met het oog op een door eiseres gewenste inschrijving van haar eigen jonger merk - kan niet worden aangemerkt als een procedure die strikt genomen strekt tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Daarmee blijft artikel 1019h Rv hier buiten toepassing.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 augustus 2009, KG ZA 09-859, Stichting Kinderen Kankervrij tegen X

Merkenrecht. Vonnis zonder ‘de feiten’en ‘het geschil’, maar wel met beoordeling en beslissing.

3.1. beveelt X om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het ten processe bedoelde Beneluxwoordmerk KIKA van Kika, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Kika-tekens, te weten: de aanduidingen 'KIKA Kleurboek' en 'kikakleurboek.nl' op de ten processe bedoelde website, alsmede de domeinnaam kikakleurboek.nl, te staken en gestaakt te houden (…)

3.2. beveelt X om onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder (ander) onrechtmatig handelen jegens Kika, waaronder het ten processe bedoelde nodeloos verwarring creëren bij en het misleiden van het publiek, te staken en gestaakt te houden (…)

3.3. beveelt X om binnen 8 werkdagen na betekening van dit vonnis op zijn kosten (de registratie van) de domeinnaam kikakleurboek.nl door te (laten) halen of in te (laten)  ken,

3.5. veroordeelt X in de kosten van deze procedure, te betalen aan Kika, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kika begroot op € 14.837,84.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 11 augustus 2009, zaaknr. 200.000.144/01 KG, Stichting Center for Servant Leadership in Europe c.s. tegen Stichting Het Greenleaf Centrum Voor Dienend leiderschap In Nederland c.s. (met dank aan Marc de Boer, Boekx).

Merkenrecht. (Zie eerste instantie voor de feiten: Vzr. Rechtbank Amsterdam, 6 september 2007 IEF 4638). Stukgelopen samenwerking. Toestemming tot gebruik van en rechten op logo gelden, naar moet worden aangenomen, slechts voor de duur van de relatie tussen partijen.

4.4. Nu de toestemming om het logo en de naam te gebruiken is verleend in het kader van de samenwerking tussen Greenleaf VS en Maris C.S. (c.q. de stichting Maris) moet echter tevens worden aangenomen dat deze toestemming in zoverre beperkt was dat deze slechts voor de duur van de relatie van partijen gold en dat de door partijen in dit verband gemaakte afspraken derhalve inhielden dat Maris C.S. bij de beëindiging van het samenwerkingsverband verder gebruik van het logo en naam zouden staken en de eventuele ten aanzien van dit gebruik verworven (absolute) rechten aan Greenleaf VS zouden dienen over te dragen. Dat Maris C.S. zich van laatstbedoelde verplichting bewust waren vindt steun in de inhoud van de hierboven onder 4 .l sub vii genoemde brief.

4.5. Voldoende aannemelijk is dat het samenwerkingsverband tussen Greenleaf VS en Maris c.s. inmiddels is beëindigd. In het licht van hetgeen onder 4.4 is overwogen brengt dit mee dat Greenleaf VS er aanspraak op kan maken dat het merkrecht aan haar wordt overgedragen en dat Maris c.s. zich van verder gebruik van het Greenleaf-logo en de naam Greenleaf Center onthouden. In zoverre zijn de daartoe strekkende voorzieningen (dictum kortgeding vonnis sub 7.1 en 7.2) alsmede het verbod om rechtsmaatregelen te treffen op grond van het door Maris c.s. gepretendeerde merkrecht (dictum sub 7.3) terecht toegewezen en falen de daartegen gerichte grieven. (…)

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Alkmaar, 20 augustus 2009, KG ZA 09-285, Johnson & Johnson, Lifescan Inc. & Janssen Pharmaceutica N.V. tegen Van Beek & HaJeAa Holding B.V. (met dank aan Simon Dack en Mariken van Loopik, De Brauw Blackstone Westbroek)

Merkenrecht. Verkoop door curator van faillissementspartij LifeScan OneTouch-teststrips.  Geen uitputting merkrecht m.b.t. Amerikaanse markt. Toewijzing vordering ex 843a Rv tot inzage en/of afgifte (van volgens gedaagde niet-bestaande stukken) ter controle of goederen toch op de Amerikaanse markt zijn gebracht. Eerst even kort:

4.5 J&J heeft bij haar vordering rechtmatig belang, omdat zij de stukken nodig heeft ter bepaling van de (eind)bestemming van haar door merkrecht beschermde goederen om, zo nodig, de goederen terug te halen en ter bepaling van feiten op grond waarvan de eventuele onrechtmatige merkinbreuk nader kan worden vastgesteld.

4.6 De vordering uit onrechtmatig daad waarop J&J zich beroept kan als een relevante rechtsbetrekking gelden in het kader van een vordering op grond van artikel 843a Rv. Nog daargelaten de vraag of de goederen op de Amerikaanse markt zijn gebracht zoals de bewuste e-mails doen vermoeden, heeft Van Beek c.s. volgens de voor het eerst in deze procedure in het geding gebrachte stukken, in strijd met de bepalingen van de verkoopovereenkomst gehandeld door onjuiste althans onvolledige informatie te verstrekken over de verkoop van de teststrips aan Aviva. Bovendien is de informatie te laat verstrekt. Nu de bepalingen uit de verkoopovereenkomst mede de belangen en rechten van J&J dienen en dit voor Van Beek kenbaar was, is dit handelen voorshands als onrechtmatig jegens J&J aan te merken. De door Van Beek aan de curator verstrekte Airwaybill is immers onjuist, zo blijkt in dit geding. Vlak voor de zitting in deze procedure is (meer) informatie verstrekt aangaande de verkoop aan Aviva en niet op het moment dat de documenten beschikbaar waren. Bovendien zijn de teststrips vervoerd voordat de verkoopovereenkomst was getekend en voordat deze goederen door de curator waren vrijgegeven. Juist in het licht hiervan en gelet op het feit dat Van Beek c.s. nalaat de gestelde veranderde intenties ten aanzien van de verkoop aan "de Amerikaanse klant" te onderbouwen, is niet summierlijk gebleken van de ondeugdelijkheid van de gestelde vordering van J&J uit onrechtmatige daad. 
Er is dus sprake van een rechtsbetrekking waarin J&J partij is.

4.7 De door J&J verlangde bescheiden hebben betrekking op de hiervoor genoemde rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad, met uitzondering van de (alinea 55 sub vii. dagvaarding ) gevraagde correspondentie met de curator en lof de Fortisbank. (…)

4.8 Vervolgens dient beoordeeld te worden, gelet op de betwisting ervan door Van Beek C.S., of de door J&J genoemde bescheiden voldoende bepaald zijn en of aangenomen kan worden dat Van Beek c.s. over deze bescheiden beschikt.

4.1 0 Vooropgesteld wordt dat de formulering "alle (e-mail) correspondentie", anders dan Van Beek c.s. bepleit, naar de huidige stand van de jurisprudentie in beginsel voldoende bepaald is. Dat geldt ook in deze zaak, temeer nu het gaat om correspondentie aangaande de betreffende partij teststrips.

Lees het vonnis hier. Zie ook: Rechtbank ’s-Gravenhage,10 juni 2008, IEF 6246 (Stevens/J&J).

Rechtbank ’s-Gravenhage, vonnis in het incident van 19 augustus 2009, HA ZA 09-1523, Cisco Technology, Inc. c.s. tegen Comtek Communications B.V.

Merkenrecht. Vermeende inbreuk door verhandelen goederen met merk Cisco. Vrijwaringsincident. Vordering toegewezen.

3.1. (…) [Comtek] stelt daartoe  dat HP (gebruikte) producten in consignatie aan haar levert, welke producten door haar aan derden kunnen worden verkocht, en dat HP eigenaresse is van vijfentwintig van de negentig in conservatoir beslag genomen producten. Daarenboven stelt Comtek dat HP haar in de positie heeft gebracht dat zij mogelijk namaak ‘Cisco’- producten in voorraad had, dat HP daardoor onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en dat HP bijgevolg aansprakelijk is voor de door haar geleden en nog te lijden schade.

4.1. (…) Comtek heeft het bestaan van zo een rechtsverhouding voldoende gemotiveerd en concreet gesteld, zodat niet valt uit te sluiten dat Comtek, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op HP. Aan dit oordeel doet niet af dat deze rechtsverhouding niet reeds nu onomstotelijk is komen vast te staan, zoals Cisco aanvoert. De incidentele vordering zal bijgevolg worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, vonnis in het incident van 19 augustus 2009, HA ZA 09-1807, Adidas AG c.s. tegen Sporttrading Holland B.V.

Merkenrecht. Auteursrecht. Vermeend inbreukmakend schoeisel. Vrijwaringsincident. Gedeeltelijke toewijzing.

4.1. (…) Sporttrading Holland heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gesteld voor toewijzing van de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring van D.I.S.A.C. De rechtbank acht daartoe redengevend dat Sporttrading Holland het schoeisel niet van D.I.S.A.C. heeft betrokken en dat de verklaring [‘origineel adidas-schoeisel’ – IEF] van D.I.S.A.C. dateert van 4 februari 2009 en derhalve van na de aankoop van het schoeisel bij Edilsport, waardoor deze verklaring niet in causaal verband staat tot de schade. Sporttrading Holland heeft daarentegen voldoende gesteld voor toewijzing van de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring van Edilsport. Zelfs indien aan de geloofwaardigheid van de facturen van Edilsport zou moeten worden getwijfeld, valt gelet op de verklaring van Edilsport  [‘origineel adidas-schoeisel’ – IEF] niet uit te sluiten dat Sporttrading Holland, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Edilsport.

4.2. Het betoog van Adidas dat het oproepen van Edilsport in vrijwaring tot zeer onredelijke vertraging in de hoofdzaak zou kunnen leiden, kan niet tot een ander oordeel leiden. Het bij deze rechtbank van kracht zijnde Landelijke Procesreglement biedt voldoende waarborgen om onnodige vertraging te voorkomen. De rechtbank merkt daarbij op dat Adidas krachtens het bepaalde in artikel 215 Rv afzonderlijke afdoening van de hoofdzaak kan vorderen, indien de vrees voor vertraging bewaarheid wordt.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 augustus 2009, KG ZA 09-1044, Playgo Ltd. c.s. tegen Trends2com BVBA

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Voormalig agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douane zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook gemeenschappelijk merkhouder) Playgo tegenhouden. De voorzieningenrechter concludeert dat Trends2come haar bevoegdheid hiermee heeft misbruikt: “De gemeenschappelijkheid van de eigendom brengt naar voorlopig oordeel in ieder geval mee dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingesteld ten behoeve van de gemeenschap, dat wil zeggen ten behoeve van gemeenschappelijke belangen van PlayGo Limited en Trends2Com.” De inhoud van de containers dient derhalve te worden vrijgegeven.

5.4. Naar voorlopig oordeel is het verzoek van Trends2Com aan de douane naar Nederlands recht onrechtmatig omdat er sprake is van misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover Trends2Com bevoegd was om zonder toestemming van PlayGo Limited de douane te verzoeken om op te treden tegen PlayGo Toys en Tai Way, heeft zij die bevoegdheid namelijk gebruikt voor een ander doel dan die bevoegdheid is verleend.

5.5. Trends2Com meent haar bevoegdheid tot het instellen van handhavingsmaatregelen te kunnen ontlenen aan het feit dat zij deelgenoot is in de gemeenschappelijke eigendom op de Gemeenschapsmerken. In het midden kan blijven of de gemeenschappelijkheid van die eigendom meebrengt dat de toestemming van de andere deelgenoot, PlayGo Limited, is vereist voor het doen van een op de APV gebaseerd verzoek aan de douane om op te treden tegen inbreuken op de Gemeenschapsmerken, zoals het verzoek dat Trends2Com heeft gedaan. De gemeenschappelijkheid van de eigendom brengt naar voorlopig oordeel in ieder geval mee dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingesteld ten behoeve van de gemeenschap, dat wil zeggen ten behoeve van gemeenschappelijke belangen van PlayGo Limited en Trends2Com.

5.6. Vast staat dat Trends2Com het verzoek niet heeft ingesteld ten behoeve van gemeenschappelijke belangen. Trends2Com heeft zelf uiteengezet dat zij gebruik maakt van de maatregelen jegens PlayGo Toys en Tai Way om PlayGo Limited te dwingen zelf in Europa te verhandelen en zodoende vermogensbestanddelen in Europa te creëren waarop Trends2Com zich kan verhalen ter voldoening van haar in België jegens PlayGo Limited ingestelde vordering (zie hiervoor r.o. 2.9). Dat is geen gemeenschappelijk belang aangezien het optreden van de douane tegen PlayGo Toys en Tai Way juist tegen de belangen van PlayGo Limited ingaat. Derhalve is er sprake van misbruik van bevoegdheid.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 augustus 2009, KG ZA 09-995, Burberry Ltd. tegen Temeer Schoenen (Sacha).

Merkenrecht. Burberry vordert met succes een verbod op inbreuk door ruitschoen Sacha op Burberry's bekende (Gemeenschaps)ruitmerk. Een samenvatting in citaten:

4.5. Het voorgaande laat onverlet dat ook in kort geding de aan artikel 99 GMVo ten grondslag liggende gedachte geldt dat Gemeenschapsmerken in beginsel als geldig moeten worden beschouwd vanwege het vooronderzoek door het Bureau en de mogelijkheid van oppositie. (…)

Onderscheidend vermogen: 4.7. Het beroep van Sacha op de nietigheid van het ruitmerk vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo, treft naar voorlopig oordeel geen doel. (…)

4.8. Sacha baseert het gestelde gebrek aan onderscheidend vermogen op het feit dat er vele producten met een ruitmotief op de markt zijn. In het kader van een beroep op artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo kan dit betoog naar voorlopig oordeel alleen doel treffen indien de betreffende producten al op de markt waren ten tijde van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk in 1999. (…)

4.9. Het enige gebruik van een ruitmotief waarnaar Sacha verwijst dat duidelijk wel voor 1999 plaatsvond, betreft een tartan, dat wil zeggen een geruite wollen stof waarvan een kilt wordt gemaakt, en meer in het bijzonder de zogeheten MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan. Echter, niet valt in te zien dat deze tartans afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het ruitmerk met betrekking tot schoenen, gelet op de specifieke waren waarvoor de tartans worden gebruikt (kilts) en het specifieke publiek (Schotse clans). (…)

4.10. Bovendien moet voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk sterk onderscheid vermogen heeft gekregen door het gebruik van het merk. Burberry heeft in dit verband aangevoerd dat zij het ruitmotief van haar merk al decennia lang intensief gebruikt en daar veel reclame voor maakt. Dat dit inderdaad heeft geleid tot grote bekendheid van het merk, zoals Burberry stelt, wordt ondersteund door een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau dat Burberry in het geding heeft gebracht (…) Het betoog van Sacha dat dit onderzoek uitsluitend betrekking heeft op het woordmerk BURBERRY kan worden gepasseerd. De door Sacha als productie 10 overgelegde publicaties ondersteunen namelijk de stelling van Burberry dat juist het ruitmerk een kenmerkend aspect is van de collecties en marketing van Burberry. (…)

Kwade trouw: 4.12. Ook het betoog van Sacha dat Burberry bij de aanvraag van het ruitmerk te kwader trouw was, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Sacha verwijst in dit verband weer naar de MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan, maar heeft niet toegelicht waarom het bestaan van die tartans maakt dat de merkinschrijving van Burberry (voor schoenen) te kwader trouw is. Voor zover Sacha heeft bedoeld te betogen dat Burberry het merk zou hebben ingeschreven met het oogmerk om Schotse clans het gebruik van die tartans voor bijvoorbeeld kilts te beletten, strandt het reeds op het feit dat Burberry juist uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat zij haar merkrechten nooit zo heeft gebruikt en nooit zo zal gebruiken. Daar komt bij dat het betoog van Sacha er hooguit toe kan leiden dat het merk van Burberry nietig is voor kilts, maar niet voor schoenen. (…)

“Soortnaam”: 4.13. Tenslotte gaat ook het betoog van Sacha dat het Gemeenschapsmerk van Burberry is verworden tot “soortnaam” in de zin van artikel 51 lid 1 sub b GMVo niet op. Daargelaten of deze grond voor verval van toepassing is op zuiver figuratieve beeldmerken, zoals het ruitmerk, wordt de stelling van Sacha dat het ruitmerk is verworden tot een gebruikelijke versiering niet gesteund door de feiten. De meeste voorbeelden van producten met Schotse ruiten waarnaar Sacha in dit verband verwijst, betreffen namelijk Schotse ruiten die duidelijk afwijken van het ruitmerk door een andere kleurstelling en/of een ander ruitmotief (productie 9 van Sacha), of zijn geen schoenen (productie 5 en 7 van Sacha). Het enige voorbeeld van een schoen die een met het ruitmerk overeenstemmend motief draagt, betreft een op marktplaats.nl aangeboden “bijzondere pump in gouden glitters en burberry ruit”. Dat is onvoldoende om aan te nemen dat die versiering gebruikelijk is geworden voor schoenen, laat staan dat de versiering gebruikelijk is geworden door toedoen of nalaten van Burberry, zoals artikel 51 lid 1 sub b GMVo eist.

Overeenstemming: 4.17. De voorzieningenrechter is met Burberry van oordeel dat het ruitteken op de schoen van Sacha overeenstemt met het ruitmerk. Zowel het patroon als de kleurstelling van merk en teken stemt namelijk overeen. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een patroon met twee ruiten: een ruit bestaande uit een relatief brede meervoudige streep en een ruit bestaande uit een relatief smalle enkele streep. In beide gevallen is de meervoudige streep zwart, de enkele streep rood en de achtergrond beige. Daarnaast zijn bij beiden de punten waarop de horizontale banen van de ruit met de meervoudige streep de verticale banen snijden extra donker, is de kleur tussen de strepen van die ruit juist lichter dan de algemene achtergrondkleur en maakt de verticale meervoudige streep een donkerder indruk dan de horizontale meervoudige streep. Een en ander in samenhang beschouwd maakt dat de totaalindruk van merk en teken overeenstemmen. Het feit dat bij de schoen van Sacha een print onder het ruitmotief zichtbaar is, doet daar naar voorlopig oordeel onvoldoende aan af, omdat die print slechts onder een deel van het ruitmotief ligt en het ruitmotief duidelijk zichtbaar blijft.

4.18. De overige verschillen die Sacha heeft geconstateerd kunnen evenmin tot een andere totaalindruk te leiden. (…) Deze verschillen zijn naar voorlopig oordeel te onbeduidend om te leiden tot een andere totaalindruk. De gemiddelde consument let bij de aanschaf van schoenen immers niet op de verschillende details van merken, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar.

4.21. Verder moet, zoals hiervoor is vastgesteld, voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk een zeer bekend merk is (zie hiervoor r.o. 4.10). Het betoog van Sacha dat die bekendheid zich niet uitstrekt tot de doelgroep van haar producten omdat Burberry zich, anders dan Sacha, zou richten tot de “happy few”, treft geen doel. Volgens Sacha bestaat haar doelgroep uit trendsettende jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Niet valt in te zien waarom er geen overlap zou zijn tussen deze doelgroep en de gestelde doelgroep van de Burberry producten. Het enkele gegeven dat producten van Burberry relatief duur zijn, sluit, anders dan Sacha meent, die overlap in ieder geval niet uit. Daar komt bij dat Burberry naar voorlopig oordeel terecht heeft aangevoerd dat, gegeven de mate van bekendheid van het ruitmerk, het voorshands aannemelijk is dat de bekendheid van het merk verder reikt dan de beoogde doelgroep. (…)

Inbreuk: 4.22. Gegeven de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid moet worden aangenomen dat de ruitschoen verwarring bij het publiek kan creëren. Het feit dat de ruitschoenen uitsluitend worden verhandeld in winkels van Sacha en dat op de ruitschoen ook het merk SACHA staat, kan niet leiden tot een andere conclusie. Die feiten sluiten immers niet uit dat het publiek kan menen dat er sprake is van een economisch verband tussen Burberry en Sacha, bijvoorbeeld eenzelfde verband als het verband dat Sacha naar eigen zeggen is aangegaan met andere bekende merkhouders zoals Coca-Cola.

4.23. Het voorgaande impliceert ook dat voorshands moet worden aangenomen dat het publiek een verband zal leggen tussen het ruitmerk en het ruitmotief op de schoen van Sacha. Het betoog van Sacha dat artikel 9 lid 1 sub b GMVo niet van toepassing is omdat het publiek het ruitmotief op haar ruitschoenen zal opvatten als louter versiering, slaagt daarom niet.

4.24. Het voorgaande brengt mee dat het gevorderde verbod toewijsbaar is voor wat betreft de inbreuk op het ruitmerk. (…)

Eenvoudig kort geding: 1019h proceskosten: €6000,-

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 26 mei 2009, zaaknr. 200.013.393/01, George V Restauration SA tegen Wizard Ventures B.V. (met dank aan  Nga-Yau Wong, Fruytier Lawyers in Business).

Merkenrecht. Beschikking in merkweigeringszaak. Oppositie BUDDHA-BAR tegen BEACHBUDDHA.

11. Wet hof is van oordeel dat cosmetica, brillen, kleding, schoeisel en hoofddeksels enerzijds en gymastiek- en sportartikelen, spellen en speelgoederen (met name op het gebied van sporten die plaatsvinden op een zandondergrond) anderzijds een ander gebruik en een andere bestemming hebben en noch concurrerend, noch complementair zijn. Haar, door Wizard betwiste, stelling dar deze waren in dezelfde winkels plegen te worden aangeboden heeft George V niet onderbouwd. Er kan naar het oordeel van het hof niet van worden uitgegaan dat dit normaliter het geval is. Bovendien vormt de omstandigheid dat de waren dezelfde afzetkanalen hebben op zichzelf geen grond om soortgelijkheid aan te nemen.
Het hof is van oordeel dat onder gymastiek- en sportartikelen beginsel geen gymnastiek- en sportkleding zijn begrepen en dat de markt waarin de waren van George V worden aangeboden (de exdusieve uitgaans-/ loungewereld) belangrijk afwijkt van de markt waarin gymnastiek- en sportartikelen en spellen en speelgoederen worden verkocht (de sportwereld en het strandleven).

Het hof is dan ook van oordeel dat geen sprake is van soortgelijke waren en al om die reden de oppositie niet kan slagen. Wet (volledig) ontbreken van soortgelijkheid kan niet worden gecompenseerd door een grote mate van overeenstemming. Naar het oordeel van het hof is er overigens niet een grote mate van overeenstemming in dit geval.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank Amsterdam, 27 mei 2009, rolnummer 344202 / HA ZA06 – 2132, Jensen Møbler AS tegen Kuperus Almelo B.V. (Met dank aan Michiel Rijsdijk, SteinhauserRijsdijk Advocaten)

Merkenrecht. Eindvonnis in depot te kwader trouw conflict over de merken JENSEN en SWENSEN.  De SWENSEN merken zijn nietig vanwege depot te kwader trouw. Procesrechtelijk gezien interessant vanwege correctie beslissing tussenvonnis in eindvonnis.

Centraal in het geschil staat de (on)rechtmatigheid van de verkoop van bedden door Kuperus onder de tekens SWENSEN. De bodemprocedure bestaat uit een conventionele en een reconventionele vordering. Niet in geschil tussen partijen is dat de JENSEN en SWENSEN merken op verwarringwekkende wijze overeenstemmen.

In de conventionele procedure vordert Jensen – samengevat - een verbod voor Kuperus op het gebruik van de tekens SWENSEN. Volgens Jensen pleegt Kuperus merkinbreuk door het gebruik van voornoemde tekens en meent zij dat Kuperus onrechtmatig handelt. Jensen beroept zich hierbij op zowel haar beeldmerk als woordmerk Jensen.

Daarnaast heeft Kuperus ook vorderingen tegen Jensen ingesteld. Kuperus roept de nietigheid van de merken van Jensen in de Benelux in omdat haar merken van oudere datum zijn dan die van Jensen. Jensen heeft uitvoerig verweer gevoerd tegen deze aantijgingen. Jensen heeft haar vorderingen onder meer gestoeld op het depot te kwader trouw van de SWENSEN merken van Kuperus. Dit houdt in dat Kuperus – terwijl zij wist of behoorde te weten van het eerdere gebruik door Jensen van de tekens “Jensen” en “Jensenbed”- niet ‘zomaar’ haar SWENSEN tekens als merk mocht deponeren / registreren.

Op 4 juli jl. heeft de Rechtbank in Amsterdam tussen partijen een tussenvonnis gewezen. De rechtbank concludeert dat er sprake is van normaal voorgebruik te goeder trouw door Jensen. Jensen heeft zich in de periode tussen 2001 en februari 2003 gepresenteerd aan dealers, bedden verkocht en reclame gemaakt binnen de Benelux . Nu het gebruik van het teken JENSEN is aangevangen voordat Kuperus haar merk SWENSEN deponeerde, rest de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw door Kuperus.

De argumentatie van Jensen dat de onderzoeksplicht van Kuperus verder zou reiken dan het merkenrechtregister, verwerpt de rechtbank. De ratio van depot te kwader trouw regeling is juist bedoeld om eventueel misbruik van dit systeem te corrigeren. Deze ratio, namelijk het tegengaan van misbruik, brengt volgens de rechtbank wel met zich mee dat algemeen bekendheid dient te worden aangetoond in het kader van een kleinere groep van belanghebbende kringen dan bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn. Het gaat er volgens de rechter immers om te beoordelen wat de deposant behoorde te weten en deze deposant verkeert in de belanghebbende kringen en ontleent daaraan zijn kennis omtrent mogelijk concurrerende tekens.

In het tussenvonnis oordeelt de rechtbank dat er onvoldoende is gesteld om te onderbouwen dat Kuperus wist van het voorgebruik van Jensen. Jensen moet bewijzen dat binnen de beddenbranche voor februari 2003 het algemeen bekend was dat Jensen haar merk voerde voor de boxsprings. Jensen heeft daartoe 11 getuigen opgeroepen. Kuperus heeft 9 schriftelijk verklaringen in het geding gebracht.

In zijn eindvonnis oordeelt de rechtbank dat uit de getuigenverklaringen blijkt dat Kuperus wist van het voorgebruik van de merken door Jensen. De rechtbank komt daarbij terug op zijn eerdere beslissing dat er geen sprake zou zijn van directe wetenschap aan de zijde van Kuperus.

“De rechtbank stelt allereerst vast dat de door Kuperus bedoelde rechtsoverweging 4.12 van het tussenvonnis inderdaad is aan te merken als een bindende eindbeslissing. Recente jurisprudentie van de Hoge Raad (zie onder meer HR 25-04-2008, LJN:BC2800) laat de rechtbank echter meer ruimte dan voorheen om terug te komen op bindende eindbeslissingen. Zo formuleert de Hoge Raad in genoemd arrest het in dit verband relevante criterium als volgt: “De eisen van een goede procesorde brengen immers mee dat de rechter, aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak bevatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich dien aangaande uitlaten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing ten einde te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen.”

"De verklaring van de buitendienstmedewerker bevat een consistent, gedetailleerd verhaal dat geen partijdige indruk wekt maar een beeld geeft van een getuige die zich zo goed mogelijk heeft proberen te herinneren wat is gebeurd. Zo geeft een verklaring geen absolute duidelijkheid over het tijdstip dat Prenger voor het eerst Jensen bedden bij andere slaapzaken is tegengekomen. Op de vraag of dit ook op 24 april 2003 kon zijn geweest, heeft hij geantwoord dat dit mogelijk is. De verklaring van Prenger omtrent de bespreking van de merknaam in het sales-managementteam heeft hij niet eerder gedaan dan nadat daarna gevraagd was. Ook bij de ondervraging van de zijde van Kuperus zijn geen onjuistheden in de verklaring aan het licht gekomen. Prenger is bovendien niet vrijwillig verschenen, doch pas na daartoe gedagvaard te zijn."

De verklaring is ook consistent met andere verklaringen die door de getuigen zijn afgelegd. De rechtbank komt dan tot de conclusie dat Kuperus op het moment van het merkdepot van SWENSEN wist van het voorgebruik van Jensen voor dezelfde categorie waren of diensten. Er is sprake van een depot te kwader trouw. De rechtbank verklaart de SWENSEN merken van Kuperus nietig en verbiedt haar met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de merkenrechten van Jensen. De eis in reconventie wordt afgewezen.

Lees het vonnis hier en het tussenvonnis hier.