Overig  

H.J. Koenraad, Community position trademarks - an increasingly difficult position, WTR august/september 2015, p. 98-101.Bijdrage ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons LLP. Eerder in WTR augustus/september 2015. While the EU Trademark Regulation is designed for the registration of “word marks, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging” as Community trademarks, it is well known that it leaves the class of objects of the trademark right unenumerated.

As jurisprudence around the regulation has grown, so has our understanding of the potential for other marks. These range from natural extensions of particular targets (eg, three-dimensional (3D) marks) to more exotic gustatory, olfactory and auditory marks. Somewhere in between the two extremes are position marks.

Although position marks are regularly accepted by the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM), once they reach the General Court or the European Court of Justice (ECJ) they tend to be refused. Most position marks do not meet the requirement that a sign depart significantly from the norm or customs of the sector.

While there are now scores of cases from the Boards of Appeal, as well as several judgments from the General Court and the ECJ, which provide further guidance as to how position marks should be treated, important questions remain unanswered. This article summarises repeatedly applied tests used to assess the validity of position marks, discusses the applicability to position marks of the absolute grounds for refusal for shape marks set out in Articles 7(1)(e) (i) to (iii) of the EU Community Trademark Regulation and takes a brief look into the future.

No specific category of mark
Article 4 of the regulation states: “A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.”

Neither the regulation nor its implementing regulation (Commission Regulation (EC) 2686/95) refers to position marks as a specific category of mark. However, the General Court has argued in various judgments that, insofar as Article 4 does not contain an exhaustive list of signs capable of being Community trademarks, that has no bearing on the registrability of position marks.

Position marks have been explicitly acknowledged in the OHIM Guidelines, Paragraph 2.2.14 of which states: “Applications for position marks effectively seek to protect a sign which consists of elements (figurative, colour, etc.) positioned on a particular part of a product and being in a particular proportion to the size of the product. The representation of the mark supplied must be accompanied by a description indicating the exact nature of the right concerned.”

According to the OHIM Guidelines, the factors to be taken into account when examining 3D marks are also relevant for position marks. It is stated that “in particular, the examiner must consider whether the relevant consumer will be able to identify a sign which is independent from the normal appearance of the products themselves”. The examiner should also consider whether the positioning of the mark upon the goods is likely to be understood “as having a trademark context”. The examiner should take into account that “in certain contexts, given the norms and customs of particular trades, a position mark may appeal to the eye as an independent feature being distinguishable from the product itself and thus communicating a trade mark message”.

Assessing validity – distinctive character
When looking at the case law from the ECJ and the General Court, position marks are generally found to be similar to the categories of both figurative and 3D marks, since they concern figurative or 3D elements that are applied to the surface of a product. However, it is argued that the classification of a positional mark as a figurative or 3D mark is irrelevant for the purpose of assessing its distinctive character (see, among others, X Technology v OHIM, General Court Case T‑547/08, June 15 2010 (orange on toe of sock [IEF 8912])).

In accordance with established EU case law, the distinctive character of a sign is assessed by reference to the goods or services in respect of which registration is sought and the perception that the relevant public has of those goods and services. As a general factual starting point included in many other ECJ decisions relating to shape-of-products marks, it is argued that the more closely the shape or other elements of the mark for which registration is sought resemble those elements most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of the Community Trademark Regulation. As a result, it is argued in various position mark decisions that, to the extent to which average consumers are not in the habit of making assumptions as to the commercial origin of goods on the basis of signs which are indistinguishable from the appearance of the goods themselves, such signs will be inherently distinctive only if they depart significantly from the norm or customs of the sector.

In this regard, the mere fact that a shape or appearance is a variant of a common shape of the type of product at hand is not sufficient to establish that the mark is not devoid of distinctive character. A simple departure is not enough; the departure must be significant (Henkel v OHIM, ECJ Case C-218/01, February 12 2004). Moreover, the novelty or originality of the shape is also irrelevant (Think Schuwerk GmbH v OHIM, Case T-208/12, General Court, July 11 2013).

(In)distinguishable from appearance? A matter of fact
The decisive factor governing the applicability of this test is not the classification of the sign as a figurative, 3D or other mark, but the fact that it is indistinguishable from the appearance of the product in question. This criterion has been applied before in ECJ case law – not only to 3D marks, but also to figurative marks consisting of a two-dimensional (2D) representation of the product in question and also to a sign consisting of a design applied to the surface of the product.
Likewise, colours and abstract combinations are not regarded by the ECJ as intrinsically distinctive, save in exceptional circumstances, since they are indistinguishable from the appearance of the goods designated and are not, in principle, used to identify commercial origin. In those circumstances, it is necessary to determine whether the mark applied for is indistinguishable from the appearance of the designated product or whether, on the contrary, it departs significantly from the norm and customs of the relevant sector.

In K-Swiss Inc v OHIM (General Court, Case T-85/13, June 13 2014, [IEF 13937]) the General Court considered that, in addition to the above-mentioned criterion, the sign at issue must be independent of the appearance of the product that it designates in order, in particular, not to be perceived by the relevant public as merely a decorative element. While referring to Glaverbel v OHIM (Case T‑36/01, October 9 2002 (surface of a plate of glass)), the General Court considered that in order to be afforded distinctive character, a design applied to the surface of a product must be capable of being apprehended without the product’s inherent qualities being perceived simultaneously, so that the design can be easily and instantly recalled by the relevant public as a distinctive sign.

Figure 1: The General Court found that K-Swiss had not proven that the five parallel stripe could be apprehended without the intrinsic characteristics of those shoes being simultaneously perceived

With regard to the application depicted in Figure 1, the General Court found that the applicant, K-Swiss, had not proven that the five parallel stripes, applied to the external surface of business or dress shoes, could be apprehended without the intrinsic characteristics of those shoes being simultaneously perceived. K-Swiss therefore failed to prove that those five stripes could be easily and instantly recalled by the relevant public as a distinctive sign.

Applicants have been keen to argue that their marks are distinguishable from the mere shape of the product in question or indeed mere decoration. While the ECJ has left it open that marks which go to the shape or decoration of a product could have inherent distinctiveness, aside from cases where acquired distinctiveness has been successfully established, this will rarely be the case.

The ECJ has been keen to point out in several cases that such limitations are not absolute rules of law, but rather matters of fact about the nature of consumers.

A good example of this important distinction is Think Schuhwerk GmbH v OHIM (ECJ, Case C-521/13 P, September 11 2014) which concerned red aglets on shoelaces. The General Court had found that the aglets were indissociable from the shoes and, as such, the mark was indistinguishable from the appearance of the product. Being indistinguishable, unless acquired distinctiveness could be established, it would be very difficult for the aglets to have any distinctiveness at all. The ECJ would not accept a plea that the assessment of indissociability was wrong, as this was a matter of fact not law. Think Schuhwerk could not make out its appeal and the mark was rejected.

Applicants should be extremely vigilant as to this distinction between facts and law: not only should it change the approach to the kind of evidence submitted to a fact-finding tribunal, but care should also be taken that any appeals on matters of law are actually matters of law.

Functional and decorative elements
In Rosenruist – Gestão e serviços Lda v OHIM (General Court, Case T-388/09, September 28 2010) the General Court found that whether a (position) mark may serve a decorative or ornamental purpose is irrelevant for the purposes of assessing its distinctive character.

At the same time, the court considered that it is always necessary for the sign in question – even if it may serve a decorative purpose and need not meet a specific level of creativity – to have a minimum degree of distinctive character. In this case, the application was rejected, the General Court considering it to be a simple, commonplace pattern with an exclusively decorative function, no aspect of which would enable the relevant public to identify the commercial origin of the goods described in the application or to distinguish them from others.

Another example of a sign found to be decorative is Landini Srl v OHIM (General Court, Case T-131/13, March 14 2014 [IEF 13644 F)]), concerning the application for a flower on a collar.

The General Court found that it is well known that a flower can adorn a buttonhole positioned on the collar of an item of clothing. According to the court, this circumstance weakened the capacity of the mark at issue to serve as an indication of the commercial origin of the products in question. The mark was rejected.

In its decision of January 16 2014 the General Court considered the famous ‘button in the ear’ motif of Steiff teddy bears (Margarete Steiff GmbH v OHIM, General Court, Case T-434/12, January 16 2014 [IEF 13433]). This mark was registered in Germany and, to those familiar with Steiff bears, it came as a surprise when the application was rejected by the General Court. The court determined that “[the marks] would rather be perceived by the relevant public as a possible presentation of immovable labels which can be found on many different places of stuffed animals or as an original form of ornamentation.

They will thus not be perceived by the relevant public as an indication of the commercial origin of the products”. The court continued that the fixing of the button to the ear “in fact created a banal combination, which will be seen by the public as a decorative element, even functional”.

The concept of functionality – and the likelihood that a functional feature will not be inherently distinctive – was also discussed in Lange Uhren GmbH v OHIM (General Court, Case T-152/07, September 14 2009 [IEF 8195]). In that case, the mark claimed was for circles and ellipses on a watch face.

The General Court held that the positioning of ordinary geometric shapes on the face of a watch would not appear at first sight to have a recognisable effect as an indication of commercial origin of the product in question, but on the contrary would be perceived as a functional element thereof. Further, it had not been established that the relevant public – even if it were made up of a public which was aware of luxury watches – would usually consider such geometrical shapes as an indication of the commercial origin of the product in question without associating it, simultaneously, with the name of the maker.

It is suggested that the General Court’s decision in this case would now be erroneous in light of Colloseum Holdings v Levi Strauss (ECJ, Case C-12/12, April 18 2013 [IEF 12574]). Just because a position mark functions alongside another mark does not mean that it necessarily has no independent use. Even so, this case should remind us that the more a feature is perceived as functional, the less likely it is to be inherently distinctive.

A final example of a position mark found to be decorative concerns the application depicted in Figure 3 for a yellow curve at the bottom edge of an electronic display unit. In the application, the sign was described as follows: “The positional mark is composed of a yellow curve, open at the upper edge, placed at the lower edge of an electronic display unit and extending the entire width of the unit. The dotted outline of the edges is purely to show that the curve is affixed to an electronic screen and does not form part of the mark itself.”

According to the General Court’s judgment in Sartorius Lab Instruments Gmbh v OHIM (General Court, Case T-331/12, February 26 2014 [IEF 13586]), this mark had no characteristic element or any memorable or eye-catching features likely to lend it a minimum degree of distinctiveness and enable the consumer to perceive it as anything other than a decoration typical of the goods in question.

Simple signs
Although one should obviously avoid filing extremely simple signs, OHIM Board of Appeal case law includes many examples of applications for position marks that were rejected for this reason. This generally includes signs which are found to contain nothing which may be considered eye-catching or memorable, or which have no characteristic features which can distinguish them from other identical or similar shapes, and thus are incapable of attracting the attention of the consumer. An example is the sign depicted in Figure 4, a figurative mark with a description of the mark which reads:
“The mark extends in longitudinal direction along the lines of the power tool.”

On several occasions it has been held that a sign made up of a basic geometric figure (eg, a circle, line, rectangle, pentagon or parallelogram) is incapable, in itself, of sending a message which consumers can remember, which means that they will not consider it to be a trademark, unless it has acquired distinctive character through use (Pentagon, General Court, Case T-304/05 [IEF 4897] and Parallélogramme, General Court, Case T-159/10, April 13 2011). Indeed, these types of figure are normally perceived as ornamental features, rather than as distinctive signs.

Figure 2: In Margarete Steiff GmbH v OHIM, the court continued that the fixing of the button to the ear of the Steiff teddy bear “created a banal combination, which will be seen by the public as a decorative element, even functional”

Assessing validity – absolute grounds for refusal of shape marks
While the classification as figurative or 3D is not relevant for the assessment of distinctive character, it may be relevant for the applicability of absolute grounds for refusal Figure 3: In Sartorius Lab Instruments Gmbh v OHIM the court found that the mark had no characteristic element or any memorable or eye-catching features likely to lend it a minimum degree of distinctiveness under Article 7(1)(e) of the Community Trademark Regulation. This article excludes protection in an absolute manner for signs if they consist exclusively of shapes which result from the nature of the goods, are necessary to obtain a technical result or give substantial value to the goods.

Article 7(1)(e) does not define the types of sign which must be considered as shapes within the meaning of that provision. It makes no distinction between 3D shapes, 2D shapes and 2D representations of 3D shapes. Hence, it is often held that the exclusions may also apply to trademarks reproducing shapes, regardless of the dimension in which they are represented. The applicability of this article is thus not confined to 3D shapes and may also include position marks.

Since most position marks are refused for not being sufficiently distinctive, there is little European case law in which a position mark has been tested under the grounds of exclusion for 3D marks. However, in its decision of April 1 2015 (Christian Louboutin v Van Haren Schoenen), the District Court of The Hague considered it necessary to refer a question to the ECJ about the applicability of Article 3(1)(e) of the EU Trademark Directive (2008/95/EC), the equivalent of Article 7(1)(e) of the Community Trademark Regulation. Before doing so, the district court first asked the parties involved to comment on their intention to approach the ECJ and on the question to be asked. The position mark at stake concerns Louboutin’s heavily litigated trademark for a red sole.According to the court, this trademark has aspects of both a colour mark and a 3D mark, since it consists of the colour properties of the sole of a shoe. Further, it considered that Louboutin had sufficiently proven that the mark had acquired distinctiveness through use, since a significant part of the relevant public in the Benelux (ie, consumers of high-heeled women’s shoes) could, at the time the infringement commenced in Autumn 2012, identify Louboutin’s shoes as originating from Louboutin and could thus distinguish those shoes from similar products of other undertakings.

However, the district court also ruled that, based on Louboutin’s own statements in previous proceedings in the United States and on a research report submitted by the defendant, the red sole gives substantial value to the goods in question. Subsequently, according to the district court, the question thus arises as to whether the word ‘shape’ in the sense of Article 3(1)(e) (iii) of the directive is limited to 3D characteristics of (parts of) the goods, such as contours, dimensions and volume; or whether this also includes other (non-3D) characteristics of the goods, such as colour.

Interestingly, the district court considered that if colour is not covered by this absolute ground for refusal, the trademark right would enable the proprietor to prevent competitors indefinitely from using characteristics on their products which are sought and valued by the public, such as the red sole of a pump. According to the district court, this seems contrary to the rationale behind this ground for refusal. Likewise, the court considered that a trademark right could prevent a competitor from marketing reflective safety clothing or soft drinks in reflective, and thus insulating, packaging where this constituted a technical solution. We will have to wait and see whether this interesting question makes it to the ECJ.

Conclusion and future position
After reviewing many of the decisions rendered by the ECJ, the General Court and OHIM over the last 10 years, it is fair to conclude that position marks rarely meet the threshold of sufficient inherent distinctiveness. Although position marks are regularly accepted by OHIM, once they reach the General Court or the ECJ they tend to be refused. Most position marks do not meet the requirement that the sign depart significantly from the norm or customs of the sector. Lack of distinctiveness can be overcome by showing acquired distinctive character through use. However, the very high standard set by the ECJ to prove distinctiveness through use makes this quite difficult. Although position marks can be protected in theory, it is very difficult to obtain such protection in practice and to enforce position marks against a determined competitor effectively.
On top of that, the Presidency Compromise Proposals on the Community Trademark Regulation and the Trademark Directive published in May 2014 propose extending the absolute grounds for refusal of shape marks as included in Articles 7(1)(e) (i) to (iii) of the regulation and Articles 3(1)(e) (i) to (iii) of the directive, by adding the wording ‘or other characteristics’, as follows:

1. The following shall not be registered:
(e) signs which consist exclusively of:
(i) the shape or other characteristics which result from the nature of the goods themselves;
(ii) the shape or other characteristics of goods which are necessary to obtain a technical result;
(iii) the shape or other characteristics of goods which gives substantial value to the goods.
Clearly, it is not to be expected that life will become easier for applicants of position marks (and shape marks) if these legislative proposals are enacted. But even if they are not, based on the ECJ’s decision in Hauck GmbH v Stokke A/S (Case C-205/13, September 18 2014 (children’s chair) [IEF 14209]), applicants will most likely continue to face significant hurdles in registering position marks (even when such shapes have acquired distinctive character through use).

In the end, the lesson to be learned from the various negative decisions on position marks is that the European authorities have generally been reticent about affording perpetual protection to signs which, in many cases, are designs rather than trademarks. The good news is that – albeit for a limited period – in these cases it will often be possible to obtain design right protection, provided that this is applied for before public disclosure (or at least within the grace period).
Figure 4: The description of this figurative mark read: “The mark extends in longitudinal direction along the lines of the power tool”

Hidde J Koenraad is a partner at Simmons & Simmons LLP hidde.koenraad@simmons-simmons.com

Een bijdrage van Antoon Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Reeskamp. Merkenrecht. Op 11 juni leverde A-G Wathelet zijn Conclusie af in de zaak over het Kitkat-vormmerk (C-215/14). In deze zaak stelt de Engelse rechter aan het Luxemburgse hof onder meer een vraag over het onderscheidend vermogen, te weten of voor het hebben van onderscheidend vermogen vereist is dat de leden van het publiek ‘rely upon the mark’. Dit begrip van reliance is (buiten Engeland) nieuw.

In Kitkat bakent de Engelse rechter reliance af als het afgaan op het teken en niet (afgaan) op eventuele andere aanwezige merken als aanduiding van de herkomst van de waren. Dat ‘afgaan op’ wordt dan onderscheiden van het herkennen van het teken en het associëren ervan met de herkomst van de waar. Volledig geciteerd luidt de vraag als volgt:

“Hoeft de merkaanvrager, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en associeert met zijn waren in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de merkaanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?”

Deze formulering is moeilijk te doorgronden. Er is dan wel taalkundig verschil tussen het ‘afgaan op’ een teken als aanduiding van de herkomst van de waren en ‘associëren’ ervan met de herkomst van de waar, maar in het licht van het onderscheidend vermogen is dat niet relevant; het ‘afgaan op’ is een consumentengedrag dat direct voortvloeit uit het ‘associëren met’. Het is moeilijk te achterhalen welk element reliance hier merkenrechtelijk toevoegt.
Of zit het onderscheidende kenmerk van de reliance erin dat de betrokken kringen, zoals de vragende rechter tussen haakjes toevoegt, niet afgaan op eventuele andere aanwezige merken? Maar die eis is al helemaal moeilijk te plaatsen. In het geval van KitKat betreft het – zoals in zoveel gevallen – twee merken van dezelfde onderneming. Als het publiek die tekens ieder voor zich herkent en associeert met de waren van Kitkat producent Nestlé, dan zou – in de reliance optiek – niettemin geen van beide onderscheidend vermogen hebben, omdat niet gezegd kan worden dat een aanzienlijk deel van het publiek afgaat op slechts één van die merken, en niet op het andere? Merkwaardig.
Het is trouwens niet anders als er twee merken van verschillende ondernemingen op de waar staan, die allebei iets zeggen over de commerciële herkomst (“Intel Inside” op computers). Ook dan zou in de reliance opvatting onderscheidend vermogen kennelijk aan beide ontzegd moeten worden, omdat de betrokken kringen niet uitsluitend afgaan op één van de twee. Wat reliance naar Britse interpretatie ook mag zijn, op grond van deze Kitkat-formulering valt er moeilijk kaas van te maken. Zij vormt niettemin de basis waarop Luxemburg recht zal moeten doen.
De A-G heeft zich door een en ander niet laten ontmoedigen. In zijn visie vraagt de Engelse rechter of het bewijs van onderscheidend vermogen volstaat, dan wel of het publiek op het teken moet steunen als een waarborg van commerciële herkomst:

“35.      De onderhavige zaak biedt het Hof dus thans de gelegenheid uit te maken of het loutere bewijs dat de vorm van een op de markt gebrachte waar door een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt herkend als een aanduiding van de waren van een bepaalde marktdeelnemer, volstaat tot bewijs dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, dan wel of dient te worden aangetoond dat het relevante publiek de vorm gebruikt en erop steunt als een waarborg van de commerciële herkomst.”

De rechtspraak van het HvJEU biedt geen steun voor deze veronderstelde tegenstelling. Herkenning als herkomstteken en waarborg van commerciële herkomst vallen samen. Doordat het merk onderscheidt, waarborgt het de identiteit van oorsprong, ofwel de commerciële herkomst uit één en dezelfde onderneming. De waarborg vloeit immers daaruit voort dat het exclusief recht aan de merkhouder de mogelijkheid verschaft controle uit te oefenen dat de waren of diensten onder zijn controle worden vervaardigd of verricht. Dat onderschrijft – enigszins verrassend - ook de Conclusie zelf (nrs. 38 en 39), maar zij houdt het onderscheid tussen herkomst en waarborg toch overeind.
De tegenspraken verdwijnen niet als de A-G in de nrs. 43-55 ingaat op de consequenties van de reliance opvatting in de KitKat-zaak. De A-G zegt (nrs. 43-44) niet de opvatting van Nestlé te delen, dat niet noodzakelijk is dat een merk afzonderlijk is gebruikt om door het gebruik onderscheidend vermogen te verwerven (het KitKat-vormmerk is uiteraard altijd in combinatie met woord- en beeldmerken gebruikt), maar lijkt daar vooral me te bedoelen, dat het teken ook dan onderscheidend vermogen moet hebben, als het los van dat andere teken wordt gebruikt (nrs. 47-53). Maar dat is natuurlijk evident, ook los van reliance overwegingen: het vloeit voort uit de eerdere rechtspraak van het HvJEU, die de A-G ook hier weer aanhaalt en dus geenszins over het hoofd heeft gezien.
Desondanks richt de A-G in zijn slotoverweging toch weer het kanon van de reliance leer op deze reusachtige open deur. Het volstaat niet om aan te tonen dat het relevante publiek het teken associeert met de herkomst, het moet dat met dit teken doen “in tegenstelling tot eventuele andere merken”:1 

“55.      Gelet op het voorgaande dient mijns inziens op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat de merkaanvrager niet kan volstaan met aan te tonen dat de betrokken kringen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, herkennen en associëren met zijn waren of diensten. Hij moet bewijzen dat het aangevraagde merk op zich de exclusieve herkomst van de betrokken waren of diensten aanduidt, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken en zonder gevaar voor verwarring.”

Het valt maar te hopen dat het HvJEU nuchter en volgens de staande jurisprudentie beslist dat volstaat dat een vormmerk zelfstandig onderscheidend vermogen heeft. Wat de betekenis ook moge zijn van de aanvullende eis: “in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken”, toegevoegde waarde biedt die mijns inziens niet, verwarrend is zij wel.
 
Antoon Quaedvlieg, Klos, Morel, Vos & Reeskamp

1. par opposition à toute autre marque pouvant également être présente / as opposed to any other trade marks which may also be present.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Wat hebben Maxima en de leeuw Cecil gemeen? Beiden werden in korte tijd verschillende keren als merk gedeponeerd. Bij Maxima gebeurde dat in 1999. Direct toen het grote publiek lucht kreeg van haar relatie met Willem Alexander werd Maxima een hype en stortte de commercie zich met een groot aantal merkregistraties op onze koningin in spe. Het merk Maxima zou de kassa moeten doen rinkelen.

CECIL EEN HIT
Een paar weken geleden overkwam de leeuw Cecil hetzelfde, al heeft het ongelukkige beest er zelf helaas weinig van meegekregen. Eind juli werd Cecil een wereldwijde hit toen bekend werd dat het beest in Zimbabwe was doodgeschoten door de Amerikaanse tandarts Walter Palmer. Nog geen dag later dienden verschillende ondernemers merkdepots: niet alleen het merk Cecil werd aangevraagd, maar ook Cecile the Lion en King Cecil.

HYPES
Het is inmiddels een bekend fenomeen: op elke hype – of het nu gaat om een blijde gebeurtenis of een rampzalig incident – volgt een golf aan merkregistraties. Zo was het niet alleen bij de geboorte van prinses Amalia dringen aan de poort van het merkenbureau, maar stonden na de aanslag op Charlie Hebdo de ondernemers ook in de rij voor het merk Je Suis Charlie.

SPEELGOED
Bij een merkregistratie moet je aangeven voor welke producten je het merk claimt. Cecil blijkt vooral populair te zijn voor speelgoed. Speelgoedfabrikant Ty heeft de naam Cecil in Europa en Verenigde aangevraagd voor knuffelbeesten. Dat kan nog wel eens een strijd worden met i-Star Entertainment, een Amerikaanse onderneming die Cecil the Lion op dezelfde dag, 30 juli 2015, ook voor speelgoed heeft gedeponeerd.

JE SUIS CECIL
Verder heeft een organisatie voor ‘exclusieve avonturen’ natuurlijk een aanvraag lopen en is de Canadese Colette Ledoux helemaal de weg kwijt. Met haar Amerikaanse merkdepot van Je suis Cecil lijkt zij nu twee hypes door elkaar te halen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Cecil de leeuw Het Merk NRC 19-8-2015.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Zouden die grote internationale modehuizen nu echt denken dat voor graffiti de regels van het auteursrecht niet gelden en dat je deze werken gewoon zonder toestemming in je collectie kunt opnemen? Na modekoning Roberto Cavalli, die al ruim een jaar een juridische strijd voert met drie graffiti-artiesten over het gebruik van hun muurschilderingen voor een Cavalli-kledinglijn, is het nu de beurt aan kledinglabel Moschino.

KLACHT TEGEN MOSCHINO
Vorige week diende graffiti -kunstenaar Joseph Tierney, alias ‘Rime’, bij de rechtbank in Californië een klacht in waarmee hij bezwaar maakt tegen het nieuwe ontwerp van Moschino-designer Jeremy Scott. Op de kleding is de muurschildering Scandal Eyes, die Rime in 2012 in Detroit maakte, in zijn geheel overgenomen.

KATY PERRY
In mei van dit jaar trok de collectie veel media-aandacht toen zangeres Katy Perry, gesponsord door Moschino, samen met ontwerper Scott tijdens het Metropolitan Museum of Art gala in New York in de nieuwe look verscheen. Rime eist nu dat de kleding uit de handel wordt gehaald en dat Moschino hem een schadevergoeding betaalt.

GEPAINTBRUSHTE ROLLS ROYCE
Uit de aanklacht blijkt overigens dat het de kunstenaar niet alleen om het geld gaat. Hij is vooral nijdig dat Moschino zo schaamteloos de indruk wekt dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor designwerk op de kleding. Om die reden schoot met name ook het optreden van Perry en Scott bij het gala in New York Rime in het verkeerde keelgat. De twee maakten hun entree in een gepaintbrushte Rolls Royce en toonden aan de uitgelopen journalisten spuitbussen voorzien van het Moschino-merk, alsof ze net zelf de laatste hand hadden gelegd aan het graffiti-werk op de kleding.

NIET DE EERSTE KEER
Voor ontwerper Jeremy Scott is het overigens niet de eerste keer dat hij verwikkeld raakt in een conflict over copyrights. De gevierde ontwerper, die ook voor adidas en Britney Spears werkt, laat zich wel vaker ‘inspireren’ door werk van anderen en wordt regelmatig door rechthebbenden op het matje geroepen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Katy Perry in gestolen ontwerp NRC 14-08-2015

Bijdrage ingezonden door Bas Kist en Volkert Teding van Berkhout, Chiever. Heinz heeft een belangrijke overwinning geboekt in China. Onlangs bepaalde de Chinese rechter dat Heinz in China een bekend merk is. Dat geeft Heinz goede kansen om op te treden tegen Chinese kapers, die het merk Heinz voor andere producten hebben geregistreerd. Bijvoorbeeld voor condooms.

Nul op rekest
In 2006 deponeerde een kaper de Chinese variant van het merk Heinz, onder andere voor condooms. Heinz, dat zelf in China (uiteraard) geen merkregistratie voor condooms bezit, diende oppositie in maar kreeg in twee instanties nul op het rekest. Volgens de rechter was Heinz geen bekend merk. Alleen als een merk bekend is in China kan de merkhouder optreden tegen registraties buiten de eigen productcategorie.

Heinz toch bekend
In 2014 ging Heinz in beroep bij de Beijing Higher People’s Court. Op basis van dezelfde bewijzen die Heinz al eerder had ingediend, oordeelde de hoogste rechter nu dat Heinz in China wel degelijk een bekend merk is. De kwestie over de Heinz-condooms moet nu worden overgedaan en de kans lijkt groot dat Heinz dit keer wel aan het langste eind gaat trekken.

Viagra
De Chinese rechters leggen de lat voor bekende merken extreem hoog, met name voor buitenlandse merken. Een sprekend voorbeeld is een zaak van farmaceut Pfizer, dat na bijna 11 jaar procederen te horen kreeg dat Viagra toch geen bekend merk is in China. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Chinese merkenwet in 2014 lijkt er echter wat meer ruimte voor bekende merken te komen, en dat is goed nieuws.

Tips voor houders van bekende merken
Wat kun je doen om je (enigszins) te wapenen tegen dit verschijnsel?

• registreer (en gebruik) ook de Chinese variant van het merk. Die wordt vermoedelijk eerder als bekend merk erkend dan de internationale versie
• registreer voor meer klassen (echter, dat is natuurlijk wel kostbaar en je kunt nooit alle producten dekken)
• in geval van een logo: doe ook een copyright-registratie. Copyright kan ook in opposities worden ingezet en staat los van de productcategorie
• en tenslotte: hoop vooral dat de Chinese rechters de lat voor bekendheid in China inderdaad lager gaan leggen

Bijdrage ingezonden door Bas Kist en Volkert Teding van Berkhout, Chiever. De deur naar merkbescherming voor Nivea-blauw staat nog steeds op een kiertje. Maar dan zal fabrikant Beiersdorf wel met degelijk marktonderzoek moeten aantonen dat het blauw van Nivea door de consument ook echt als merk herkend wordt. Dat heeft het Duitse Bundesgerichthof (BGH) recent bepaald.

Unilever wil ook blauw. In 2013 had concurrent Unilever, dat voor zijn Dove-merk ook gebruik maakt van donkerblauw, met succes de nietigheid van de merkregistratie van Nivea-blauw in Duitsland ingeroepen. Om de kleur blauw als merk te kunnen beschermen moest volgens het Duitse Bundespatentgericht tenminste 75 % van de consumenten deze kleur met Nivea associëren. Echter, uit marktonderzoek van Beiersdorf bleek dat dit ‘slechts’ 58 % was.

50% herkenning voldoende. Op 9 juli 2015 heeft het BGH in hoger beroep nu echter bepaald dat het voor een kleurmerk voldoende is dat 50 % van de consumenten een verband tussen de kleur en het merk legt. Echter, daarmee is Beiersdorf er nog niet, want volgens het Hof is het marktonderzoek van het bedrijf in twee opzichten niet deugdelijk verricht.

Alleen blauw. In de eerste plaats had Beiersdorf de respondenten niet een afbeelding mogen laten zien van een blauwe kaart met een witte rand. Daarmee maak je het namelijk makkelijker om de link met Nivea te leggen, omdat Nivea ook altijd de combinatie blauw en wit gebruikt. Beiersdorf had alleen de kleur blauw moeten tonen.

Verschillende producten. Ook is het testpanel ten onrechte gevraagd naar associaties van de kleur blauw met ‘huid en lichaamsverzorgingsproducten’. Volgens de rechter had er meer onderscheid gemaakt moeten worden naar de verschillende producten die onder deze brede term kunnen vallen. Beiersdorf zal zijn onderzoek dus over moeten doen, maar de deur voor het kleurmerk staat nog wel op een kiertje.
 
Conclusies voor de praktijk. Hoewel de uitspraak in principe alleen in Duitsland geldt, kun je er toch wel wat conclusies uit trekken. Als een bedrijf een kleur als merk wil registreren, zal het zijn claim met deugdelijk en objectief marktonderzoek moeten onderbouwen. Daarbij ligt de lat hoog (50 % herkenning), maar ook weer niet te hoog (75 % herkenning).

Bijdrage ingezonden door Terry Häcker, drs Terry (D.W.F.) HÄCKER Marktonderzoekadvies. In Mr., website voor juristen (vrijdag 19 juni 2015), en overgenomen op ie-forum.nl van maandag 22 juni 2015 - IEF 15040, schreef Dirk Visser een bijdrage naar aanleiding van de uitspraak van de Gelderse rechtbank die in de zaak van Heksenkaas. De Gelderse rechtbank kwam aan de vraag of een bepaalde smeerdip inbreuk maakte op de smeerdip van Heksenkaas niet toe, omdat onvoldoende zou zijn gesteld “welke elementen of combinatie van elementen van de smaak van het Heksenkaas product leiden tot het vereiste eigen, oorspronkelijke karakter en persoonlijk stempel”. Maar vooral omdat de rechtbank niet wilde proeven. En dat vond hij vreemd, omdat een Haagse rechter eerder dit jaar wel proefde en een bewijsbeslag toe stond tegen de maker van een andere Heksenkaas taste-alike.

De rechter had ook zelf moeten proeven, zo stelt Visser. De vraag of een product voldoende creatief is om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen is altijd tamelijk subjectief, maar moet uiteindelijk door de feitenrechter worden beantwoord, bij voorkeur op basis van eigen waarneming.

Deze opvatting lijkt te zijn gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad dat rechters zelf mogen proeven, gedaan in een zaak over de smaak van een sterke drank in verband met de accijns-tariefindeling: “Voorts is voor het beoordelen van de organoleptische eigenschappen het instellen van een smaakpanel (van deskundigen) niet vereist, aangezien de rechter ook zelf proefondervindelijk tot een oordeel kan komen over de smaak, de geur en het uiterlijk van dranken”.

En dat laatste vind ik vreemd.

Natuurlijk kan een rechter zelf proeven, als hij/zij nog over zijn smaak- en reukorganen beschikt. Maar de een kan goed proeven, en de ander minder goed.

De Hoge Raad en Visser zetten naar mijn opvatting de deur veel te ver open voor een uiterst subjectief smaakoordeel van één rechter, in het beste geval bijgestaan door een of meer griffiers. Het lijkt er op dat we met deze uitspraak de klok terugdraaien naar de ‘dienstbode-arresten‘ van weleer.
Zoals Gellaerts en ondergetekende in 2011 betoogden in ‘Juridisch marktonderzoek – haal de onderste steen boven! (berichten industriële eigendom, januari 2011’) kan marktonderzoek uitgevoerd onder het relevante publiek een nuttige bijdrage leveren aan de rechtspraak, waardoor een uitspraak niet afhankelijk is van het min of meer toevallige oordeel van één rechter en zijn ‘dienstbode’.

En als het er om gaat vast te stellen of er een ‘objectief’ (wat dat dan ook moge zijn) verschil bestaat tussen twee producten, dan zou ik adviseren een organoleptische beoordeling van de producten door een smaakpanel van deskundigen te laten uitvoeren. Maar helaas willen sommige (hoge) rechters en advocaten daar blijkbaar niet aan, en vinden zij hun persoonlijk oordeel nog steeds belangrijker. Of zijn ze bang een stukje autoriteit te verliezen als zij deskundigen uit een ander vakgebied raadplegen?

drs Terry (D.W.F.) HÄCKER
marktonderzoekadvies, -begeleiding & expert opinion
specialisatie: merkenrechtelijk (IE) marktonderzoek

Merkaanvragen via de website (BOIP Online Filing) is gewijzigd, voor BMB Connect is er niets gewijzigd. Om online een merkaanvraag in te dienen moet u verplicht inloggen met uw MijnBBIE-account. Indien u nog geen account heeft, kunt u dit op onze website gratis en eenvoudig aanmaken. Het inloggen na invoer van de aanvraag zoals u gewend bent in de huidige omgeving, is dus niet meer mogelijk. U dient direct online te betalen met iDEAL, Bancontact, creditcard of lopende rekening.

De vernieuwde omgeving biedt als voordeel dat u direct na het indienen van uw aanvraag een bevestiging als pdf in uw mailbox ontvangt met uw depotnummer en financieel overzicht. U ontvangt dus geen papieren bevestiging meer van ons.

Voor deze elektronische procedure moet u inloggen op Mijn BBIE. Indien u voor andere toepassingen al een account bezit voor Mijn BBIE maken wij u erop attent dat de accountbeheerder ervoor moet zorgen dat uw accountgebruikers (medewerkers) de rechten krijgen om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe toepassing.

À compter de cette semaine, vous pouvez introduire vos demandes d'enregistrement de marque en ligne via notre nouvel environnement web. En collaboration avec le Réseau européen des marques, dessins et modèles (ETMDN), nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos services à l'adresse d'un vaste éventail d'utilisateurs.

Dans le cadre de l'utilisation du nouvel environnement web, veuillez tenir compte des points suivants :
- Afin d'introduire une demande d'enregistrement de marque en ligne, vous devez premièrement vous identifier à votre compte Mon OBPI. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un gratuitement et en toute facilité sur notre site.
- Le paiement doit être directement effectué en ligne via iDEAL, Bancontact, carte de crédit ou compte courant.

Le nouvel environnement n'entraîne aucun changement sur les demandes introduites via BMB Connect.

BMM bericht: Hieronder een overzicht in 10 punten van de twee belangrijke Europese teksten die op ons afkomen (Verordening inzake EU merk en de nieuwe merkenrichtlijn). De drie Europese instellingen (Commissie, Parlement en Raad) hebben een politiek compromis bereikt, waardoor de teksten vermoedelijk niet meer zullen veranderen. Na de zomervakantie, zullen de teksten ter definitieve goedkeuring aan de Raad en het Parlement worden voorgelegd. In geval van goedkeuring, wordt de definitieve tekst gepubliceerd en treedt het merendeel van de wijzigingen van de nieuwe verordening 90 dagen later (dus waarschijnlijk in de eerste helft van 2016) in werking. De Lidstaten zullen in principe 3 jaar de tijd hebben om de nieuwe richtlijn in hun wetgeving om te zetten.

1. Nieuwe benamingen
Zeg niet meer “Gemeenschapsmerk”, maar “EU merk” (“European Union trade mark”).
Zeg niet meer “Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne markt (tekeningen en modellen)”, maar “EU Bureau voor de Intellectuele Eigendom” (“European Union Intellectual Property Office”).

2. Geen eis meer van grafische voorstelling
De nieuwe teksten schrappen het vereiste van grafische voorstelling van het merk. Het merk moet steeds precies en duidelijk worden weergegeven.

3. Nieuwe taksen voor EU merken
Er komen nieuwe taksen voor EU merken. De tarieven zijn voortaan identiek voor een nieuwe aanvraag als voor de hernieuwing van een inschrijving :
850 EUR voor 1 klasse
900 EUR voor 2 klassen
150 EUR per klasse boven de 2 eerste klassen
​4. Uitzonderlijk IP Translator regime van 6 maanden
Houders van EU merken die vóór 22 juni 2012 werden aangevraagd voor Nice class headings zullen 6 maanden de tijd hebben om bij het EU Bureau een verklaring neer te leggen ter verduidelijking van hun EU merken.

5. Niet enkel de vorm kan aanleiding geven tot weigering
Voortaan zullen worden geweigerd tekens die uitsluitend bestaan uit :
de vorm of een ander kenmerk die door de aard van de waar bepaald wordt ;
de vorm of een ander kenmerk die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen ;
de vorm of een ander kenmerk die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

6. Geen merkbescherming voor bepaalde benamingen
Beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen voor wijn, gegarandeerde traditionele specialiteiten en merken die uit oudere benamingen van beschermde kweekproducten bestaan, kunnen in principe geen merk zijn.

7. Kortere oppositietermijn tegen IR merken die de EU aanduiden
Oppositie tegen een IR merkaanvraag die de EU aanduidt, blijft mogelijk gedurende een termijn van drie maanden. Het startpunt van de termijn verandert evenwel : het wordt nu één maand (i.p.v. zes maanden) na de publicatie van de aanvraag. De termijn wordt m.a.w. met vijf maanden verkort.

8. Optreden tegen transitgoederen
Merkhouders zullen kunnen optreden tegen namaakgoederen afkomstig uit derde landen, zelfs indien de goederen (nog) niet in het vrije verkeer van de EU werden gebracht, tenzij het bewijs geleverd wordt dat de merkhouder in het land van eindbestemming geen recht heeft om tegen de goederen op te treden. Dit bewijs moet worden geleverd binnen de termijnen van de procedure ter bepaling van de inbreuk overeenkomstig de Douaneverordening (EU) nr. 608/2013.

9. Nietigheids- en vervalprocedures bij het Benelux Bureau
Onverminderd de bevoegdheid van de gerechtshoven en rechtbanken, zullen de nationale bureaus administratieve procedures moeten invoeren voor het inroepen van nietigheid of verval van een merk. Dit behelst zowel het verval wegens gebrek aan normaal gebruik of verwording tot soortnaam als absolute of relatieve nietigheidsgronden, waaronder de beoordeling van beweerde kwade trouw.

10. Keurmerken (certification marks)
Naast het systeem van collectieve merken, wordt er een nieuw en specifiek systeem voor keurmerken ingevoerd.

Bijdrage ingezonden door Theo-Willem van Leeuwen, Abcor BV. Een aantal grote supermarkten schept er genoegen in om heel nadrukkelijk aan te haken bij bekende A-merken. Tot voor kort werd vooral aangehaakt bij de verpakking. Tegenwoordig deinst men er ook niet voor terug om aan te haken bij de merknaam. De een vindt dit een briljante marketing move, de ander gewoon een vorm van ongegeneerd meeliften. De vraag is daarom, kan dit nu zomaar? (Dit artikel is tevens verschenen in de weekendbijlage van de HDC kranten.)

Al vele jaren haken supermarkten met hun huismerken aan bij de verpakkingen van bekende A-merken. Met dezelfde styling wordt meegelift op de reputatie van het A-merk. De verpakkingen lijken zo op elkaar, dat de consument ze niet alleen per ongeluk koopt (denkend dat dit het A-merk is of dat het uit dezelfde fabriek komt) maar ook zal denken dat het product wel enigszins dezelfde kwaliteit zal hebben. Voor vele fabrikanten is dit aanhaken een doorn in het oog. Echter ruzie maken met de grote supermarkt is gevaarlijk gezien de grote commerciële belangen. Vaak worden de relletjes intern geblust, maar soms volgt er toch een rechtszaak.

In 2005 was voor Unilever de maat vol toen Albert Heijn de zoveelste look-a-like introduceerde. In de rechtszaak kreeg Unilever (tot verbazing van vele) slechts gelijk bij twee van de twaalf producten. De pindakaas met lichtblauwe dop (een toen nog gekke kleur voor light pindakaas) en het kuipje huismerk margarine met de letterlijke teksten van het Blue Band kuipje waren inbreuk. De andere verpakkingen niet omdat de gebruikte kleuren op de verpakking een smaakaanduiding zouden zijn. De consument zou daarom de kleur niet herkennen als merk. Met deze uitspraak werd de poort open gezet om vrijelijk aan te haken bij A-merken.

Gelukkig kwam er een correctie van het Europese Hof. In de Carbonell zaak (het beroemde rode blik olijfolie met een dame en een olijfgaard op de achtergrond) werd bepaald dat gebruik van een vergelijkbare verpakking merkinbreuk was. De Nederlandse rechtspraak ging in 2011 alsnog overstag in de zaak TUC/ Apéro. Het gebruik van de kleur geel, witte letters, de blauwe band en de koekjes op dezelfde plek leek te veel op de opmaak van de TUC verpakking. De rechter oordeelde dat consumenten supermarktproducten vaak onbedacht kopen. Visuele aspecten zoals kleur en opmaak zijn doorslaggevend bij de aankoop, ook als er een andere naam op staat. Een zege voor de A-merk fabrikanten.

Toch blijven sommige supermarkten nog steeds bewust aanhaken bij A-merk producten, waarbij de LIDL misschien wel ‘topscorder’ is. Opvallend hierbij is, dat er tegenwoordig niet alleen aangehaakt wordt bij de verpakking, maar ook bij de merknaam. Zo verkoopt LIDL drop onder het eigen merk BROMMERDROP. Een naam (en verpakking) die, waarschijnlijk niet geheel toevallig, bijzonder veel lijkt op die van AUTODROP. Tevens hebben ze: DUETTI chocopasta (Duo Penotti), Zagerman worsten (familie van Stegeman?) , Shirley’s whisky cream (Baileys) en nu dus ook VLUGGE JAPIE snijkoekplakken (parodie op SNELLE JELLE?). Merkenrechtelijk lijkt mij dit een stap te ver. Benieuwd of Peijnenburg dit over zich heen laat gaan of dat dit tot een rechtszaak komt.

Ook al komen supermarkten (door de grote commerciële belangen) tot op heden meestal met dit kopieergedrag niet in problemen, toch is het raadzaam om als MKB-er meer afstand te nemen. Vaak zijn de namen en het design van de verpakking als merk of model geregistreerd. Als kleinere onderneming delf je dan snel het onderspit als je te dicht aanhaakt bij het design van bekende verpakkingen.
Eerder verschenen in HDC en in de nieuwsbrief.