Overig  

Gerechtshof Amsterdam, 17 februari 2009, Zaaknr. 106.007.116/01, Merck Sharp & Dohme tegen Pharmachemie (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird)

Conflict over het geneesmiddel alendroninezuur (botontkalking). Schermutselingen aan de grenzen van het IE-recht. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep: Rechtbank Haarlem, 28 maart 2007, IEF 3843. Het  beroep van MSD op de correctie Langemeijer wordt afgewezen.

3.6.7 De rechtbank heeft bij de verwerping van het beroep van MSD op de correctie Langemeijer terecht als gezichtspunt in aanmerking genomen de omstandigheid dat Pharmachemie geen inbreuk heeft gemaakt op de wettelijke regelingen die wél strekken ter bescherming van de concurrentiebelangen van MSD, in het bijzonder de Rijksoctrooiwet, de Verordening op de Aanvullende Beschermingscertificaten en de Regeling van de Dossiersbescherming van artikel 2 lid 8 BRG jo. artikel 10 lid la (iii) van richtlijn 2001/83/EG. De daartegen gerichte grief 6 faalt.

De bedoelde wettelijke regelingen berusten, voorzover hier van belang, op een afweging tussen enerzijds het belang van producenten van innovatieve geneesmiddelen bij de bescherming van uitvindingen en anderzijds de belangen die gediend worden bij vrije mededinging. Het ligt daarom niet voor de hand om, met toepassing van de correctie Langemeijer, de uitkomst van die afweging in het onderhavige geval bij te stellen ten behoeve van MSD op grond van haar stelling dat zij schade heeft geleden als gevolg van de marktintroductie van een generieke variant van haar innovatieve (maar niet meer door eerder genoemde rechten beschermde) geneesmiddel, welke introductie is vervroegd door schending van normen die zijn geschreven ter behartiging van andere belangen, te weten de volksgezondheid en het functioneren van de gemeenschappelijke markt.”

Lees het arrest hier.

Jeroen K. van Hezewijk: Montex and Rolex – Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods.  Verschenen in: International Review of Intellectual Property and Competition Law (Max Planck Instituut, München), 39 IIC 775 (2008). De auteur is gedurende het jaar 2009 werkzaam bij het New Yorkse IE-kantoor Kenyon & Kenyon LLP.

 ‘Nieuwe analyse van het arrest Montex / Diesel (HvJEG 9 november 2006, Zaak C-281/05), dat in Nederland tot verhitte discussie heeft geleid. In het kader van die nieuwe analyse betoogt het artikel dat het begrip “counterfeit” (“namaakgoederen” in de Nederlandse versie), zoals dat voorkomt in de Anti-Piraterij Verordening (APV) van essentieel belang is voor een goed begrip van dit arrest.

Waar de APV het heeft over “namaakgoederen” doelt zij niet zonder meer op alle goederen waarmee inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht. Echter, dit onderscheid tussen “namaakgoederen” en “inbreukmakende goederen” in het algemeen is in de Montex­ zaak veronachtzaamd, met alle gevolgen van dien.

Het artikel betoogt dat “namaakgoederen” een ruimere bescherming toekomt dan andere “inbreukmakende goederen”, zulks op basis van de APV en TRIPS. TRIPS lijkt er zelfs toe te dwingen dat transit door de EU van dergelijke namaakgoederen verboden wordt. Wanneer echter zoveel nadruk gelegd wordt op “namaakgoederen” als separate classificatie, blijkt dat de definitie daarvan (zoals te vinden in TRIPS en de APV) ondeugdelijk is. Het artikel betoogt daarom eveneens dat die definitie aan herziening toe is.’

Lees het volledige artikel hier.

P.A.C.E. van der Kooij, Universiteit Leiden: De maatman in het merkenrecht. (Eerder gepubliceerd in A.G.Castermans e.a.(red.), De maatman in het burgerlijk recht, Kluwer 2008, p.283-296. Deze bundel verscheen  als BW Krant Jaarboek (BWKJ) nr.24, in de Leidse Meijers-reeks).

"Het fenomeen van de maatman speelt op vele terreinen van het recht een belangrijke rol, en het intellectuele eigendomsrecht vormt daarop geen uitzondering. Op tal van plaatsen in de wetgeving, en in allerlei varianten, figureert het publiek als voorname, en dikwijls onmisbare toetssteen voor de rechter die niet alleen ten aanzien van de geldigheid ván, maar ook in gevallen van vermeende inbreuk óp intellectuele eigendomsrechten knopen moet doorhakken.

In het onderstaande sta ik eerst kort stil bij de rol van het publiek op een aantal deelterreinen van de intellectuele eigendom, en in het bijzonder bij diens rol in het merkenrecht (par. 2). Vervolgens besteed ik enige aandacht aan de vraag of de opvattingen van de maatman op dit terrein door middel van marktonderzoek of deskundigenbericht op betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld (par. 3).

Het standpunt van de rechter met betrekking tot de toelaatbaarheid en het nut van met name marktonderzoek in merkenzaken komt daarna ter sprake, met vooral aandacht voor de opvattingen op dit punt van het Hof van Justitie van de EG."

Lees het gehele artikel hier.

Rechtbank Amsterdam, 29 oktober 2008, HA ZA 08-335, […] De Gilde tegen Nedstede Leisure Holding B.V. & Speelpark “Oud Valkeveen” B.V.

Ongeschreven intellectuele eigendomsrechten. Overdracht rechten op artiestennaam en recht tot gebruik voor pretpark. “Een naam van een persoon met een verzilverbare populariteit wordt in de literatuur gekwalificeerd als een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht.” Naar huidig recht kan een dergelijke naam niet worden overgedragen, naar oud recht (vóór 1992) wel.

Wilhelm Marinus Antonius Akkerman, in leven beter bekend als Toni Boltini, de eigenaar van het bekende circus Toni Boltini, heeft  in 1986 de rechten op de naam Boltini overgedragen aan eiser i.c. De Gilde. De Gilde heeft in 1987 een, naar oordeel van de rechtbank niet-exclusieve, overeenkomst gesloten met, kort gezegd, een rechtsvoorganger van gedaagden voor het gebruik van de naam Boltini voor het pretpark “Oud Valkeveen” in Naarden, het pretpark waarvan de exploitatie door de dochters van  Akkkerman / Toni Boltini was verpacht aan de rechtsvoorganger van gedaagde. Akkerman overleed in 2003.

De tweemaandelijkse facturen voor het gebruik van de naam Boltini zijn sinds november 2005 onbetaald gebleven en eiser De Gilde vordert i.c. nakoming van de overeenkomst. De rechtbank oordeelt dat de overeenkomst rechtsgeldig zijn, maar buitengerechtelijke ontbonden mochten worden op grond van onvoorziene omstandigheden, zoals de wetswijziging van 1992, het niet meer noemenswaardig gebruiken van en de gerede twijfel over de verzilverbare populariteit van de naam.

“5.3. Naar de rechtbank begrijpt, stelt De Gilde zich op het standpunt dat Akkerman onder de artiestennaam Boltini een verzilverbare populariteit genoot, die hij te gelde kon maken. Dat wil zeggen dat hij zijn popularteit commercieel kon exploiteren en dat hij een geldelijke beloning kon bedingen voor het gebruik van zijn naam voor commerciële doeleinden. 

5.4. Een naam van een persoon met een verzilverbare populariteit wordt in de literatuur gekwalificeerd als een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht. Naar huidig recht is een dergelijk recht op grond van artikel 3:83 lid 3 BW niet overdraagbaar, waardoor dit recht  onder het huidige recht (artikel 3:6 BW) evenmin gekwalificeerd kan worden als vermogensrecht. Voormelde artikelen zijn evenwel pas in 1992 in werking getreden. Voor 1992 gold de regel dat alle vermogensrechten overdraagbaar waren, tenzij de wet of de aard van het recht zich daartegen verzette. Akkerman heeft de rechten op de naam Boltini in 1986 overgedragen aan De Gilde. Deze overeenkomst is rechtsgeldig, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen de overdracht verzette. De verzilverbare populariteit van een naam is verbonden aan een bepaald persoon. Dit staat er echter niet aan in de weg dat de rechten op die naam konden worden overgedragen. De overeenkomst van 1986 is derhalve rechtsgeldig.

(…) 5.7. Volgens Nedstede c.s. is De Gilde overigens ook tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, omdat zij een exclusief recht tot gebruik van de naam heeft gegeven, zodat zij zelf niet meer gerechtigd was die naam te voeren, maar desondanks deze naam is blijven gebruiken. In de overeenkomst is handgeschreven de toevoeging "niet exclusief" opgenomen, hetgeen is geparafeerd. Nedstede c.s. betwist de echtheid van de handgeschreven aanvulling van de akte. Uitgaande van de overeenkomst zonder de handgeschreven aanvulling volgt daaruit evenwel niet dat sprake is van exclusiviteit, zodat wat er ook van de echtheid van de toevoeging zij, de betwisting daarvan Nedstede c.s. niet kan baten. De overeenkomst is dan ook niet buitengerechtelijk ontbonden op deze grond.

5.8. Het voorgaande brengt mee dat de betalingen die zijn verricht in het kader van de overeenkomst tussen De Gilde en Jasper B.V., niet onverschuldigd zijn gedaan, alsmede dat De Gilde in beginsel nakoming van de overeenkomst kan vorderen. Het overlijden van Ak-kerman heeft daar gezien de onderhandse aktes van 17 februari 1988 en december 1990 geen wijziging in gebracht. Nedstede c.s. betwist de echtheid van deze akten. Zij heeft hiervoor echter geen feiten en omstandigheden aangevoerd, zodat het ervoor gehouden moet worden dat de betreffende akten echt zijn.

(…) 5.12. Nedstede c.s. voert subsidiair aan dat de door de raadsman van Nedstede c.s. bij brief van 14 september 2007 aan de raadsvrouwe van De Gilde buitengerechtelijk is ontbonden op grond van artikel 6:258 BW. Dat een brief met een dergelijke inhoud is ontvangen, wordt niet betwist, zodat de rechtbank hier thans vanuit gaat. De rechtbank is met Nedstede c.s. van oordeel dat de overeenkomst in het licht van de wetswijziging in 1992, het feit dat Nedstede c.s. de naam Boltini niet (noemenswaardig) gebruikt en De Gilde heeft nagelaten te onderbouwen waarom de naam Boltini tegenwoordig nog een verzilverbare populariteit geniet, inderdaad buitengerechtelijk ontbonden mocht worden. De rechtbank kent aan deze ontbinding gezien de omstandigheden van het geval terugwerkende kracht toe tot het moment dat Nedstede c.s. betaling uit hoofde van de overeenkomst (gedeeltelijk) heeft gestaakt. Partijen hebben derhalve over en weer niets meer te vorderen uit hoofde van deze overeenkomst.”

Lees het vonnis hier (IEPT.nl, bewerkte versie).

Persbericht over het nieuwe merkenrechthandboek “Industriele Eigendom deel 2, Merkenrecht” van Tobias Cohen Jehoram, dat gisteravond is gepresenteerd en uitgereikt aan de Wubbo de Boer, president van het OHIM ('de Wim Duisenberg van het merkenrecht’). Vanzelfsprekend heeft vrijwel niemand het 700 pagina’s dikke standaardwerk nog gelezen, laat staan kunnen recenseren (afgezien van de gebruikelijke microrecensies op de borrel over typo’s en plaatjes), vandaar dat het onderstaande persbericht voor nu moet volstaan:

“Gisteren is in Felix Meritis het handboek Industriële Eigendom deel 2, Merkenrecht, van de hand van Tobias Cohen Jehoram, Constant van Nispen en Toon Huydecoper, feestelijk ten doop gehouden. Tijdens de bijeenkomst werd het boek besproken door Mr Numann, raadsheer in de Hoge Raad. Hij zei daarover onder andere: "Een prachtig boek. Alle onderwerpen die je kunt verzinnen komen aan de orde en worden grondig behandeld". Tobias Cohen Jehoram bracht in kaart hoe het Hof van Justitie omgaat met het merkenwettelijk systeem en deed voorspellingen over waar het heen zal gaan met de jurisprudentie uit Luxemburg. Vervolgens reikte hij het eerste exemplaar van het boek uit aan Wubbo de Boer, president van het Europese merkenbureau in Alicante.

Met het verschijnen van Industriële Eigendom, deel 2, Merkenrecht, wordt in een grote behoefte voorzien; die aan een recent handboek merkenrecht. Bovendien behandelt het boek niet alleen het Benelux-merkenrecht, maar -als eerste- ook het Gemeenschapsmerkenrecht. Het boek gaat diep in op een scala aan onderwerpen (in 21 hoofdstukken en op ruim 700 pagina´s). Het volgt de levensloop van het merk.

Na bespreking van de functies van merken en merkenrecht, behandelt het de wettelijke basis voor verschillende merkrechten, het wezen van en de eisen gesteld aan merken, de verkrijging van een merkrecht, de inhoud van het exclusieve recht, de beperkingen daarop en het verlies van merkrechten. Daarnaast behandelt het boek vele specifieke onderwerpen, zoals het collectieve merk, de procesrechtelijke complicaties, strafrechtelijke handhaving en het merk als vermogensrecht. Er wordt apart, en uitgebreid, aandacht besteed aan het Gemeenschapsmerk. In het boek wordt verder gekeken dan het merkenrecht sec; het merkenrecht is ook van belang op aanpalende gebieden. Zo komen ook aan bod: de verhouding tussen merk en handelsnaam, merk en geografische herkomstaanduidingen, merk en auteursrecht, merk en mededingingsrecht, en zelfs merk en productaansprakelijkheid.

Het boek gaat uitgebreid in op jurisprudentie van het HvJEG, maar verwijst ook ruim naar jurisprudentie uit feitelijke instanties. Daarnaast behandelt het specifieke problemen uit de praktijk. Aldus biedt het niet alleen een degelijk theoretisch overzicht van het merkenrecht, maar biedt het ook een uitstekend naslagwerk voor de praktijk. Doelgroepen van het boek zijn: academici, rechters, advocaten, bedrijfsjuristen en keuzevak-master studenten.

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A Huydecoper, Industriële Eigendom, deel 2, Merkenrecht, ISBN 9789013053067, Kluwer, Deventer.  

Charlie McCreevy (Commissie EU):  Opening address Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) exhibition opening (European Parliament), Brussels, 11 November 2008.

"The Community trade mark system has been operational for more than a decade now. (…) The Commission is currently conducting a comprehensive evaluation. This evaluation will provide for an in-depth assessment of the functioning of the EU and national trade mark systems and their co-existence. It aims to elaborate on potential improvements which could form the basis of a future review of the Community trade mark system. This is central to our recent communication on an "Industrial Property Rights Strategy for Europe".

(…) My next point relates to the partnership between the OHIM and the offices of the Member States. This is important for the efficient performance of the Community and national trade mark systems. We consider that developing cooperation between national offices and the OHIM – on, for example, training, education, IT tools and awareness programmes - is in the interest of all parties. It will lead to further improvements in the efficiency of our intellectual property system. National intellectual property offices could – and should - also step up their efforts in the fight against counterfeiting and piracy together with the Community institutions and other stakeholders."

Lees de speech hier.

- CASABLANCA RECORDS tegen CASABLANCA (gedeeltelijk toegewezen)
- CASABLANCA RECORDS tegen CASABLANCA (gedeeltelijk toegewezen) 
- SOS tegen STYLE SOS (afgewezen) 
- ALPS tegen ALP (toegewezen)
- LOOM tegen CASTLE LOOM (afgewezen)
- X4-LIFE tegen XI3 (afgewezen)
- RUMITAG tegen Y-TAG (afgewezen) 
- JINGLERS tegen JINGLES (toegewezen)
 
Lees de beslissingen hier.

Overzichtje ontvangen recensie-exemplaren:

Sander Gellaerts: Lego, the road ahead. “Concurrenten van de LEGO-groep hebben pogingen gedaan om dezelfde stenen onder een andere merknaam op de markt te brengen, maar tot op heden nooit met succes. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de LEGO-groep en haar bouwsteen. Daarnaast wordt gekeken naar de beschermingsmogelijk­heden van de LEGO-bouwsteen door het octrooi-, modellen-, auteurs- en merkenrecht. Tot slot bekijkt de auteur de IE-strategie van de LEGO-groep.  Deze studie is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het intellectueel eigendomsrecht of LEGO.” Boom Juridische uitgevers.

Prof.mr. F.W. Grosheide: Recht op de Man. Verzamelde IE en niet-IE feestbundelbijdragen “De verschillende manieren waarop over rechtsvorming en rechtsvinding kan worden gedacht, vormen het onderwerp van de in dit boek gebundelde opstellen. De opstellen zijn gerangschikt naar drie sub-thema’s: wetgeving en rechtspraak, heteronoom en autonoom, systeem en probleem.” Uitgeverij deLex.

Arnoud Engelfriet:  De wet op internet. “Je mening geven op een blog of forum, via Kazaa de nieuwste muziek downloaden, even een scriptie kopiëren van Internet of op een gedeelde map in andermans computer rondkijken. Gewoon wat klikken, of zware Internetcriminaliteit? En hoe zit het met een webwinkel die niet doet wat hij belooft? Daarover gaat het boek De wet op internet van ICT-jurist en internetter van het eerste uur Arnoud Engelfriet.” Eigen uitgave via Lulu.com.

Leidse IE Almanak. “Deze Leidse IE Almanak bevat bijdragen van een groot aantal Leidse IE Alumni, mensen die in Leiden hebben gestudeerd en werkzaam zijn of zijn geweest op het gebied van de intellectuele eigendom. Daarnaast bevat deze almanak enkele bijdragen over het verhaal achter enkele belangrijke auteursrechtelijk arresten. Tenslotte bevat deze almanak een smoelenboek met iedere IE-jurist die wel eens met de trein door Leiden is gekomen.  Auteur(s): o.a. Herman Bruggink, Cees Crul, Willem Hoyng, Bas Kist, Paul van der Kooij, Remco de Ranitz, Diederik Stols, Dirk Visser, Feer Verkade e.a. Uitgeverij deLex.

Mr. R.J.Q. Klomp:  Volgrecht. “In dit boekje zal het volgrecht worden besproken zoals dat in Nederland is ingevoerd, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de Europese richtlijn. De nadruk zal liggen op de consequenties voor de rechtspraktijk. Wat moeten kunstenaars, de kunsthandel en musea over het volgrecht weten? In het verlengde daarvan is dit boekje bedoeld voor rechtshulpverleners en rechters. Om een en ander inzichtelijk te makenwordt het verhaal geïllustreerd door concrete voorbeelden waaruit blijkt hoe het volgrecht in de praktijk wordt toegepast.” Uitgeverij deLex.

Ook een boek geschreven, bloemgelezen, getekend of uitgegeven? Stuur er gerust eentje op. Een uitgebreide recensie wordt niet gegarandeerd, signalering wel (mits de redelijkheid en billijkheid etc).

Benelux-merkregistratie 0845026

“Een van de vaste onderdelen van het jaarlijkse MARQUES-congres congres is de toekenning van de Lewis Gaze Memorial Award. Lewis Gaze was de eerste voorzitter en president van MARQUES. De prijs heeft ten doel om jong wetenschappelijk talent te belonen voor het schrijven van een scriptie of essay op het terrein van merkbescherming. De prijs wordt uitgereikt aan een van de studenten in het land waar de MARQUES-conferentie dat jaar wordt georganiseerd. Dit jaar was dat Nederland. Studenten van diverse faculteiten hebben meegedongen naar de prijs.
 
De gouden, zilveren en bronzen prijswinnaars waren allen studenten van de Universiteit Leiden:

Goud: Catalijne Mulder, Transitohandel in het merkenrecht - "Is de discussie rondom namaakgoederen in transit na het Montex/Diesel arrest in rustiger vaarwater gekomen?" 

Zilver: Alja Poler, Slogan trade marks, comparative analysis between the case-law of the Court of First Instance & European Court of Justice & the Benelux and German Law 

Brons: Marije van der Jagt, Het merkdepot te kwader trouw, rechtsvergelijkende jurisprudentie-analyse 2005-2007.”

Lees hier meer.